Смешарики-вымогатели подали в суд и требуют деньги за якобы использование их товарных знаков на нашем тестовом сайте

Здравствуйте.

В качестве доказательств приводят заверенные их юристом скриншоты с нашего сайта.

тоже является доказательством.

п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

1. Коммерческую выгоду мы от их товарного знака (ТЗ) не извлекали, сайт интернет-магазина

Ivan

Отсутствие извлечения коммерческой выгоды не является основанием освобождения от ответственности за использование чужого товарного знака.

предложение к продаже так же является использованием товарного знака.

Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10

п. 156. Способы использования товарного знака,… не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака.
Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже),… на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

2. В их свидетельствах на ТЗ Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг очень обширный, но там ОТСУТСТВУЮТ ФИГУРЫ ИЗ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ ИЛИ ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ, одно из таких свидетельств приложил. Значит они не могут предъявлять претензии на использование ТЗ в фигурах из воздушных шаров.

Могут, так как согласно ст. 1229 ГК РФ 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами...

Кроме того, Копатыч является также и объектом авторского права как произведение.

3. Изображения в ТЗ сильно не похожи на изображения фигур из воздушных шаров на нашем сайте, они может и похожи, но не больше, чем жигули седьмой модели на мерседес. Изображение из их претензии, соответствующее приложенному свидетельству на ТЗ, также приложил. 

Честно говоря эти изображения очень даже похожи.

Похожи ли они до степени смешения – большой вопрос и кто это может определить.

Суд сам определяет степень смешения.

П. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство — сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.
Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

4. Данные изображения на наш сайт добавляли не мы, а наши подрядчики. Мы давали доступ третьим сторонам, которые могли создавать контент на нашем сайте, создавать карточки товаров и выставлять на продажу, 

В таком случае вы являетесь информационным посредником и согласно ГК РФ статьи 1253.1.,  не будете нести ответственность если не знали и не должны были знать о незаконном размещении данных шаров на сайте и после получения письма представителя правообладателя удалили данные материала с сайта.

3. Информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий:
1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным;
2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети «Интернет», на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. 

Добрый день!

1. Доводы указанные Вамив пункте №1 (о том, что сайт тестовый, и на нем в данный момент мало посетителей, что деятельность на сайте не является для Вас основным видом деятельности и т.д.) являются основаниями для снижения разера отвественности за незаконное использование товарного знака, но не являются основаниями для освобождения от отвественности.

Согласно разъяснениям, данным в п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

2. Довод о том, что 

В их свидетельствах на ТЗ… ОТСУТСТВУЮТ ФИГУРЫ ИЗ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ ИЛИ ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ.........

Ivan

также несостоятелен, поскольку согласно ч. 3 ст. 1484 ГК РФ

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, илиоднородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Учитывая, что  товарные знаки, о которых идет речь, зарегистрирваны в группе товаров для детей, в частности в 28 классе МКТУ (Игры, игрушки), велика верятность того что суд придет к выводу о том, что спорные товарные знаки использовались Вами в отношении  товаров, однородных тем, в отношени которых товарные знаки зарегистрированы.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.
Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельств.

4. Доводо том, что Вы информационный посредник, а не продавец товаров, являются основаниями для снижения разера отвественности за незаконное использование товарного знака, но не являются основаниями для освобождения от отвественности (см. разъяснения суда в п. 1). Особенности ответственности информационного посредника приведены в ст. 1253.1 ГК РФ.

ГК РФ Статья 1253.1. Особенности ответственности информационного посредника

http://www.consultant.ru/docum...

  — удалить с сайта спорные изображения (даже если от имени правооблоадателя вв ВАшем случае действуют мошенники, препредъявлении претензий реальным правообладателем Вы избежите отвественности на основании положений ст. 1253.1 ГК РФ; если представители правооблоадателя имеют надлежащие полномочия, Вы сможете говорить о прекращении использования товарных знаков).

  — рассмотреть возможность заключения мирового соглашения, которое они предлагают -  учитывая характер нарушения и размер отвественности за незаконное использование товарного знака, размер компенсации, которую они предлагают заплатить по соглашению, является разумным (естественно, предварительно убедившись. что полномочия представителей правообладателя оформлены надлежащим образом).

Если к Вас остались вопросы — задавайте их, мы их обсудим.

С уважением, Екатерина. 

Добрый день. По порядку. 

1. Даже, если Вы не получаете доход от использования товарных знаков, посетителей мало, заказы отсутствуют, речь идет о неправомерном использовании товарных знаков, а значит к Вам могут быть предъявлены претензии, поскольку согласно ст. 1515 ГК РФ

1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В данном случае можно говорить о предложении к продаже, что уже является неправомерным использованием товарного знака, то есть, если даже самого изготовления и продажи не было. При этом правообладатель имеет право требовать по своему выбору 

 выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определяется судом индивидуально в каждом случае с учетом всех обстоятельств, в зависимости от характера нарушения, с учетом также требований разумности и справедливости. Действительно вам следует представить доказательства того, что товары такие проданы не были, посетителей у сайта мало, коммерческая выгода получена не была, все это может быть основанием для снижения суммы заявленной компенсации. 

2. в приложеннем свидетельстве присутствует такой класс МКТУ, который позволяем им предъявлять претензии — это класс 28. 

3. данное обстоятельство будет предметом изучения в суде, однако, на мой взгляд изображения похожи. В этой связи можно смотреть Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122:

Суд признал, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

При этом

Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Так в соответствии с  Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32: 

обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

1)  не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным;
2) в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети «Интернет», на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом.

В этой связи интересно Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2018 N 09АП-70255/2017-ГК по делу N А40-153806/2017 (в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав отказано).

Речь о сервисе Яндекс.Фотки, который 

предоставляет пользователям сети «Интернет» возможность бесплатного размещения изображений на веб-сайте Сервиса, просмотра изображений, размещенных другими Пользователями, и добавления комментариев к ним.......

Согласно условиям использования Сервиса он относится к пользовательским, его наполнение осуществляется без участия администрации самого сервиса. 

Важным условием отсутствия вины является тот факт, что «посредник не осуществляет изменение информации пользователя, не проверяет ее содержание, не инициирует ее передачу, не выбирает получателя информации и не влияет на целостность информации».

Поэтому повторюсь для признания вас информационным посредником множество условий, необходимо изучить работу сервиса, правила работы, соглашение с третьими лицами. В остальном, если ст. 1253.1 ГК РФ не применима по отношению к Вам, компенсация может быть взыскана, но у вас есть возможность ходатайствовать о ее снижении — опять же определить шансы на успех (примерный размер компенсации до которого удастся снизить), можно после изучения претензии, искового заявления, а также понимания того, как долго длилось нарушение, на каких товарах (количество) были размещения изображены. 

Из практики отмечу, что мировое соглашение не всегда лучший вариант. Подобная ситуация очень распространена  — заявляется в иске одна компенсация, в предложение о мировом соглашении уже — 1/2 от суммы. Правообладатель прекрасно понимает риски снижения компенсации в суде. При рассмотрении дела во многих случаях удаетя снизить компенсацию до 10-20% от первоначальной суммы.