Правомерно ли использование названия продукции после претензии от бывших партнеров?

Question

Добрый день Компания выпускает продукт под названием "Малина в шоке" - цельные ягоды малины в шоколаде. Поступила претензия от другой компании: [организация] обращается к Вам в связи с использованием Вами наименования «Малина в шоке» в отношении реализуемой Вами продукции. Указанное наименование было разработано сотрудниками [организация]. История создания наименования, а также обстоятельства его разработки подтверждаются имеющейся у нас перепиской и заданием на создание наименования. Кроме того, [организация] первым ввело в гражданский оборот продукцию под наименованием «Малина в шоке», что подтверждается приказами, тех. картами, декларацией и публикацией в сетях. Также несколько месяцев назад [организация] начало процесс регистрации обозначения «Малина в шоке» в качестве товарного знака. В связи с изложенным использование Вами указанного наименования без согласования с [организация] является недопустимым. Прекращение совместного проекта само по себе не предоставляет Вам права использовать созданное в рамках проекта обозначение в собственной коммерческой деятельности и не исключает необходимости соблюдать права и законные интересы [организация]. В связи с этим требуем прекратить использование наименования «Малина в шоке», в том числе в наименовании продукции, рекламе, социальных сетях, на интернет-ресурсах, в маркетинговых материалах, коммерческих предложениях и иных материалах, связанных с реализацией продукции. Аргументированно ли с точки зрения закона составлен ответ на претензию? Можем ли мы продолжать использовать данное название на упаковке без регистрации?

Владимир Балашов · Accepted Answer

Здравствуйте Подготовка ответа на претензию- отдельный заказ у выбранного юриста в чате. Нужно также смотреть саму претензию.

Герман Амвросов · Answer

Здравствуйте, Мария! Аргументированно ли с точки зрения закона составлен ответ на претензию? Исходя из сведений в вопросе, да, аргументированно. В претензии использованы разъяснения п.155 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 По смыслу положений пункта 1 статьи 1477, статьи 1481, пункта 1 статьи 1484 ГК РФ обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в Государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является. Положения статьи 1491 ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, являются нарушением исключительного права на товарный знак. Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак. Можем ли мы продолжать использовать данное название на упаковке без регистрации? Да, можете. Здесь нужно учесть, что на сайте Роспатента по ссылке https://openstat.rospatent.gov.ru/trademarks товарный знак «Малина в шоколаде» не зарегистрирован и нет сведений о поданной заявке для регирации.

Юрий Колковский · Answer

Здравствуйте. Собственно, если Вы спрашиваете лишь насколько аргументированно изложен ответ на претензию, то можно сказать, что аргументы изложены верно, положения ст.ст. 1477, 1481 ГК РФ применены правильно. Есть вопрос по ст. 1483 ГК РФ, но в принципе в претензии это можно так и оставить. Единственное на что бы хотелось обратить внимание — не надо просить считать претензию необоснованной и не подлежащей удовлетворению. Вы не просите, Вы утверждаете это. То есть эту часть надо переформулировать и указать, что Вы не просите, а считаете претензию необоснованной и не подлежащей удовлетворению.

Николай Хитцов · Answer

Здравствуйте. Право на товарный знак возникает с момента его государственной регистрации (ст. 1479 ГК РФ) На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. пока товарный знак не зарегистрирован, они не могут запрещать Вам использовать это наименование товара, такие действия могут быть расценены как нарушение законодательства о защите конкуренции, поэтому можете также подать жалобу на это лицо в УФАС, их могут привлечь к ответственности (как правило, в виде предупреждения). Ниже по ссылке пример, когда за это ФАС привлекла к ответственности за подобные действия https://spb.fas.gov.ru/news/11967 Но, тем не менее, если они зарегистрируют товарный знак, то они могут запретить Вам его использовать на основании п. 3 ст. 1484 ГК РФ, а также взыскать компенсацию до 10 000 000 руб. 3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Если Вы сможете добыть доказательства того, что это обозначение ранее обширно использовалось Вами и другими лицами, а регистрация товарного знака была конкурентом только произведена с целью устранения присутствия Вас с рынка, то можно оспорить регистрацию товарного знака со ссылкой на ст. 10 ГК РФ (недопустимость злоупотребления правом), и тогда это обозначение будет лишено защиты. Ответ на претензию, в целом, корректен, хотя, конечно, можно было написать и получше. Но это услуга доступна в рамках отдельной работы в чате с выбранным юристом.

Дарья Разина · Answer

Уважаемая Мария, здравствуйте! Дополню ответы коллег. Сейчас продолжать использовать название «Малина в шоке» на упаковке без собственной регистрации в принципе можно, поскольку обязательная регистрация названия товара законом не предусмотрена. Сам факт подачи другой компанией заявки в Роспатент еще не создает у нее исключительного права. Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ такое право принадлежит лицу, на имя которого товарный знак зарегистрирован. 1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/7d076153e9adb1b3534c04eb371e2f7c6df713f8/ Пункт 155 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 прямо разъясняет, что обозначение, проходящее экспертизу в Роспатенте, до регистрации товарным знаком не является, а его использование третьими лицами в период между подачей заявки и регистрацией не признается нарушением исключительного права. Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак. www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/ecfb869390695100b73cc55eaa108fdfcb678072/ При этом Ваш проект ответа сформулирован слишком категорично. Утверждение, что «Малина в шоке» прямо описывает вид, состав и свойства товара, спорное. Фраза содержит игру слов и может восприниматься как оригинальное фантазийное обозначение, а не как обычное описание малины в шоколаде. Поэтому ссылаться на пункт 1 статьи 1483 ГК РФ как на почти гарантированное основание для отказа в регистрации не стоит. В ответе лучше указать, что вопрос различительной способности относится к компетенции Роспатента и заранее не предрешен. Также отсутствие зарегистрированного товарного знака не означает полного отсутствия правовых оснований для претензии. Значение имеют договоренности в рамках совместного проекта, переписка сторон, техническое задание, условия о результатах работ, конфиденциальности и порядке использования созданного обозначения. Само по себе авторство сотрудников другой компании исключительного права на короткое название обычно не создает. Согласно пункту 5 статьи 1259 ГК РФ авторские права не распространяются на идеи и концепции, а охрана названия произведения по пункту 7 статьи 1259 ГК РФ возможна лишь при наличии самостоятельного творческого результата. 5. Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах. www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/be05678dc42ddc67aae5be9ba9beebd367fb9a3f/ Для короткой рекламной фразы такую охраноспособность еще требуется доказать. Сохраняется и риск требований по правилам о недобросовестной конкуренции. ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещает действия, способные вызвать смешение с деятельностью конкурента либо его товарами. Поэтому факт более раннего вывода продукции на рынок, известность обозначения, совместная разработка и осведомленность сторон могут иметь значение независимо от регистрации товарного знака. После регистрации знака на имя заявителя использование обозначения на упаковке станет рискованным. Размещение знака на товаре, этикетке и упаковке прямо относится к способам его использования по пункту 2 статьи 1484 ГК РФ. Российское законодательство не предоставляет автоматического права преждепользования тому, кто начал применять обозначение раньше, но не зарегистрировал его. Правообладатель сможет потребовать прекращения использования, изъятия продукции и компенсации по статье 1515 ГК РФ. www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/44bf2477089f6ece7185aaf3e37bae5ace2954cf/ Т.е., до регистрации знака другой компанией само использование названия не нарушает ее исключительное право на товарный знак, но продолжать выпуск большой партии упаковки без проверки заявки и договорных документов рискованно. Сначала стоит установить номер заявки, дату приоритета, заявителя и перечень товаров, изучить материалы совместного проекта и провести поиск по реестрам Роспатента на тождественные и сходные знаки. Ответ на претензию лучше скорректировать, Вам ее не искусственный интеллект случайно писал? Собственную заявку подать можно, но более поздняя дата приоритета не позволит обойти уже поданную заявку другой компании. С уважением, Дарья