Какие последствия могут быть для Исполнителя?

Здравствуйте! Нанесение исполнителем собственного товарного знака на продукцию, изготовленную по заказу, не является автоматически неправомерным, даже если исключительные права на результаты НИОКР принадлежат заказчику. Однако такое действие может нарушать договор, если маркировка не согласована, противоречит техническому заданию либо ограничивает права заказчика на использование и реализацию продукции. Необходимо разграничивать исключительные права на результаты НИОКР и исключительное право на товарный знак исполнителя. Это самостоятельные объекты правовой охраны.

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 772 ГК РФ:

— Стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором.

— Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса.

При этом пункт 2 статьи 1484 ГК РФ прямо предусматривает возможность размещения товарного знака правообладателем:

— на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

Таким образом, если договор не запрещает нанесение товарного знака исполнителя, не устанавливает иной порядок маркировки и продукция соответствует согласованным требованиям, оснований автоматически признавать действия исполнителя незаконными нет. Однако отсутствие прямого запрета ещё не означает, что исполнитель вправе произвольно изменить согласованное оформление продукции. Кроме того, наличие товарного знака исполнителя не предоставляет ему исключительных прав на результаты НИОКР заказчика, а принадлежность заказчику прав на эти результаты не означает приобретения им прав на товарный знак исполнителя.

Последствия для исполнителя зависят от характера нарушения. Если нанесение знака противоречит договору или техническому заданию, заказчик может потребовать устранения несоответствия, а при наличии правовых оснований — возмещения убытков и применения договорной неустойки. Специальное правило статьи 777 ГК РФ предусматривает:

— Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя (пункт 1 статьи 401).

— Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором.

Дополнительный риск заключается в том, что заказчик может столкнуться с ограничениями при реализации продукции под нанесённым знаком: права на результаты НИОКР не дают ему автоматически права использовать чужой товарный знак. Вместе с тем само нанесение исполнителем принадлежащего ему товарного знака не образует нарушения исключительных прав заказчика на результаты НИОКР. Для такого вывода необходимо установить самостоятельное неправомерное использование охраняемого результата.

Для окончательной оценки принципиальны два обстоятельства: предусмотрены ли договором или техническим заданием требования к маркировке продукции и допускается ли её реализация заказчиком под товарным знаком исполнителя? Также необходимо проверить, обозначает ли знак изготовителя либо используется как коммерческий бренд готовой продукции. От этого зависит квалификация действий исполнителя и возможные требования заказчика.

Марина, дополнительно проверьте статью 1487 ГК РФ об исчерпании права на товарный знак. Если именно эти маркированные товары были законно введены в оборот в России самим правообладателем знака или с его согласия, их дальнейшая перепродажа с этим обозначением сама по себе не требует отдельной лицензии. Поэтому нельзя заранее утверждать, что заказчик обязательно столкнется с запретом реализации из-за отсутствия договора о товарном знаке.

Это правило относится к конкретным уже введенным товарам. Оно не дает заказчику права наносить знак исполнителя на новые партии, заказывать самостоятельное изготовление под этим брендом или объявлять себя правообладателем знака. Нужно установить, были ли переданы готовые товары для реализации или только образцы для испытаний, где состоялась передача и какие условия об обороте согласованы.

Сам вопрос о допустимости нанесения знака остается договорным: сопоставьте ТЗ, требования к маркировке, упаковке и условия передачи результатов. Для претензии зафиксируйте конкретное несоответствие и необходимые расходы на перемаркировку, а не только принадлежность результатов НИОКР заказчику. Автоматической компенсации за нарушение исключительного права из факта нанесения исполнителем своего знака не следует.

Какая маркировка предусмотрена в ТЗ и для каких целей заказчик принимает продукцию?

Статья 1487: rospatent.gov.ru/ru/documents/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-chetvertaya

Здравствуйте, Марина!

   Коллега верно разграничил права на результат НИОКР и права на товарный знак. Дополню практическими последствиями для обеих сторон.

   1. Для заказчика это не угроза потери прав на разработку. Товарный знак исполнителя на изделии не дает ему никаких прав на результаты НИОКР, они остаются у заказчика по договору.

   2. Может ли заказчик продавать продукцию с чужим знаком. Если исполнитель сам нанес свой знак и передал продукцию заказчику, он тем самым ввел эти экземпляры в оборот, и дальнейшая их продажа заказчиком нарушением права на товарный знак не будет (исчерпание права, статья 1487 ГК РФ). Но для следующих партий, которые заказчик будет изготавливать сам или у другого подрядчика, использовать знак исполнителя нельзя без лицензии.

   3. Последствия для исполнителя. Если договор или техническое задание определяли маркировку (например, знак заказчика или маркировку без знаков), нанесение своего знака является ненадлежащим исполнением: заказчик вправе потребовать устранить недостаток (перемаркировать за счет исполнителя), уменьшить цену или возместить убытки, а при существенном нарушении отказаться от приемки. Если в договоре об этом ничего не сказано, претензии к исполнителю слабые, но заказчик может сослаться на то, что знак создает у покупателей ложное впечатление о производителе и правообладателе разработки.

   4. Как урегулировать. Проще всего дополнительным соглашением: либо исполнитель убирает знак и маркирует продукцию по требованиям заказчика, либо стороны прямо фиксируют, что знак исполнителя указывает только на изготовителя и не затрагивает прав заказчика на результаты НИОКР.

   Если подскажете, на чьей Вы стороне и что сказано в договоре о маркировке, оценю риски конкретно.

С уважением,
Лучников Константин,
юрист, партнер адвокатского бюро