Кирилл Евгеньевич, здравствуйте!
*
Спасибо, что обратились на сайт правовед. Поучаствую в обсуждении вопросов, поскольку специализируюсь на составлении договоров, а также в том числе на защите лиц по спорам, возникающим из договоров. Тем более только недавно разбирал именно этот вопрос.
*
1. В данном случае нужно начать с теории.
В пункте 1 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
В соответствии с пунктом 4 статьи 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила о возмездном лицензионном договоре.
Согласно пункту 1 статьи 1028 ГК РФ договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным.
Пунктом 2 статьи 1028 ГК РФ предусмотрено, что предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.
В силу абзаца 2 части 2 статьи 1031 ГК РФ государственную регистрацию предоставления права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии обеспечивает правообладатель, если иное не предусмотрено договором.
т.е. как можно заметить и, как отмечал юрист Балашов Владимир, что передается комплекс прав. При этом, должна соблюдаться письменная форма, должен быть товарный знак, а также регистрация договора.
**
*
2. Однако, важно отметь, как все трактуется по закону и как это применяют суды:
Между тем, в силу части 2 статьи 1028 ГК РФ отсутствие регистрации предоставления права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии само по себе основанием для признания соответствующего договора незаключенным не является и о его недействительности не свидетельствует, а влечет иное предусмотренное законом правовое последствие — признание предоставления права использования несостоявшимся.
При этом конкретный срок обращения за государственной регистрацией использования исключительных прав законом не определен.
К договору коммерческой концессии применяются правила раздела VII этого Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям главы 54 ГК РФ и существу договора коммерческой концессии (пункт 4 статьи 1027 ГК РФ).
В силу пункта 1 статьи 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
В силу статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
Согласно статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Указанная позиция изложена в Постановлении Поволжского округа №ф06-5283/2024 от 05.08.2024 по делу № а57-7217/2023 . Важно отметить, что ценность данной судебной практики такова, что там налогоплательщик защитился от налоговой от вменяемого ему дробления налоговым органом. Налогоплательщик использовал как раз схему коммерческой концессии и передавал права до регистрации Товарного знака без ТЗ, а после зарегистрировал ТЗ и договор.
Кстати, позиция суда в части коммерческой концессии не новая. Так считают и другие суды.
Т.е. из этого следует, что может быть заключен Договор коммерческой концессии с отложенным сроком регистрации такого договора, в том числе после регистрации Товарного знака, при этом Пользователю Правообладателем могут быть предоставлены все права, в том числе на Коммерческое обозначение ( которое может совпадать с Товарным знаком), на Логотип, Ноу-Хау и т.д.
Вместе с тем, до регистрации к такому договору будут применяться положения ГК РФ о лицензионном договоре. При этом, права на объекты исключительных прав будут переданы, кроме Товарного знака, поскольку он еще не зарегистрирован.
*
Кстати, именно эту схему рекомендовал Клиенту, и по согласованию я ему составил все необходимые документы.
***
3.Вопрос: законно ли обязать лицензиата заключить ДКК после регистрации товарного знака?
3. Важно отметить, что в договоре были отмечены обязательства по заключению Дополнительного соглашения после регистрации ТЗ для передачи прав на него, а также на подачу Договора на регистрацию.
Соответственно, с учетом требований ст. 307 ГК РФ, что обязательства возникают из договора, то возложение обязательств по Договор не противоречит требованиям ГК РФ.
Относительно же вашего вопроса, то можно ответить да, если все эти условия прописаны в Договоре.
*
Какие ещё есть способы защитить свои ноу-хау и не потерять потенциальных клиентов и доход?
4. Относительно защиты интеллектуальной собственности, то все эти нюансы надлежащим образом прописываются в Договоре. Это вопрос именно обязательств и ответственности за нарушение таких обязательств, а не вопрос какой-то схемы. Естественно, если правильно все прописать, то объекты исключительных прав будут защещены.
Относительно же потенциальных клиентов это вопрос всего лишь договоренностей с ними и восприятия.
Важно понимать, что если вы отдельно будете по отдельному договору передавать права и указывать ответственность, то это также юридически возможно. Но как и отметил, что для клиентов это только лишь вопрос договоренностей и восприятия предложенных схем.
Если нет никаких проблем, то можно использовать все по п.2, где все описано.
----
5. Если вам потребуется дополнительная консультация, либо составление документов, обращайтесь в чат.
----
*
*
С уважением,
юрист Квон Дмитрий Викторович.
Включите в лицензионный договор положения о конфиденциальности и ограничении использования ноу-хау вне рамок сотрудничества. Согласно ст. 1465 ГК РФ, ноу-хау это сведения, имеющие коммерческую ценность и защищенные режимом коммерческой тайны. Установите строгие условия передачи бизнес-модели, запрет на передачу третьим лицам и санкции за нарушение
Вместо немедленного заключения лицензионного договора можно подписать предварительный договор ст. 429 ГК РФ, где стороны обязуются заключить ДКК после регистрации товарного знака. Это позволяет зафиксировать интерес клиента и минимизировать передачу ноу-хау до регистрации. Можно установить в лицензионном договоре обеспечительный платеж, который будет возвращен или зачтен при переходе на ДКК. Первоначално предоставить только базовые инструкции, а полную документацию после регистрации товарного знака.