Домен и товарный знак

я = со стороны третьего лица, нового владельца домена!

Катерина

Вы не указали как сочетаются виды деятельности (классы использования) нового владельца с классами использования владельца ТЗ. Если они пересекаются, то на мой взгляд, использование такого наименования домена Вам запретят.

На самом деле важный момент еще в том что гк не указывает такую возможность как передача домена. То есть правообладатель знака в принципе может пойти в суд с требованием о запрете его использования. А вот нормы о передаче домена — в гк просто нет. Владимир Балашов

Вы правы. На практике получается так: лицу или компании запрещают использовать доменное имя, и оно просто припарковано у регистратора. Эта компания пытается его продать, но никто покупать его не хочет, потому что он спорный (кому нужны проблемы?), а покупатель сразу проверяет такие моменты. Да и регистратор на такое не пойдет. В итоге компания перестает платить за доменное имя, через месяц-два оно удаляется из базы данных и становиться свободным к регистрации. Можно заранее заявиться на него, чтобы не ушло к другому лицу.

С уважением, Дарья!

Катерина, как вариант, можно пойти другим способом (без судов и т.д.). В данный момент если это доменное имя не используется, а просто припарковано у хостера, может быть оно этому физическому лицо и не особо нужно. Вы не предлагали ему купить у него это доменное имя? Возможно, вы сможете договориться о цене, устраивающей обе стороны.

С уважением, Дарья!

на нашей стороне - зарегистрированный домен, а не товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения

Т.е. при использовании доменного имени и обозначенного как чужой зарегистрированный товарный знак, необходимо согласие правообладателя этого товарного знака. Если такого согласия нет, то нет и права использования схожего (этого же) доменного имени. 

Нашлась практика- правда тоже довольно старая где домен отбирали из за товарного знака.

Но если честно — прямой нормы суд в этих делах со ссылкой на гк — не назвал.

Правда вся практика 2014 года в основном

ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2014 г. по делу N А79-1204/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 13 октября 2014 года.
Полный текст постановления изготовлен 20 октября 2014 года.
Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Наумовой Е.Н., судей Бухтояровой Л.В., Большаковой О.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Горбатовой М.Ф.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Радченко Алексея Михайловича на решение Арбитражного суда Чувашской Республики 28.05.2014 по делу N А79-1204/2014, принятое судьей Цветковой С.А.,
по иску общества с ограниченной ответственностью «ТиРекс», г. Киров, (ОГРН 1094345001948, ИНН 4345250584), к Радченко Алексею Михайловичу,
о признании незаконным использования товарного знака,
при участии: от заявителя (ответчика) — Радченко Алексея Михайловича — Кутяшова Д.С. по доверенности от 17.03.2014 серия 21 АА номер 0467576 (сроком действия 3 года);
от истца — общества с ограниченной ответственностью «ТиРекс» — Курочкина Д.А., директора (протокол от 19.04.2010, протокол от 19.04.2013 N 1,2);
от третьего лица — закрытого акционерного общества «Регистратор Р01» — не явился, извещен,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ТиРекс» обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Радченко Алексею Михайловичу, в котором с учетом изменения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просит: — признать незаконным использование ответчиком товарного знака «PROГОРОД», принадлежащего истцу, а именно признать администрирование ответчиком доменного имени «progorod21.ru» нарушением исключительных прав истца на товарный знак «PROГОРОД» по свидетельству N 312673, — запретить ответчику использование товарного знака «PROГОРОД» по свидетельству N 312673 в доменном имени «progorod21.ru» и на одноименном сайте «www.progorod21.ru» в сети интернет, — обязать ответчика незамедлительно и безвозмездно передать истцу право администрирования доменного имени «progorod21.ru», — взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака «PROГОРОД» в сумме 100 000 руб.
Определением от 15.04.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечено закрытое акционерное общество «Регистратор Р01».
Решением от 28.05.2014 Арбитражный суд Чувашской Республики иск удовлетворил частично. Признал незаконным использование Радченко Алексеем Михайловичем товарного знака «PROГОРОД», признал администрирование Радченко Алексеем Михайловичем доменного имени «progorod21.ru» нарушением исключительных прав истца на товарный знак «PROГОРОД». Запретил Радченко Алексею Михайловичу использование товарного знака «PROГОРОД» в доменном имени «progorod21.ru» и сайте «www.progorod21.ru» в сети интернет. Обязал Радченко Алексея Михайловича безвозмездно передать ООО «ТиРекс» право администрирования доменного имени «progorod21.ru». Взыскал с Радченко Алексея Михайловича в пользу ООО «ТиРекс» компенсацию за использование товарного знака «PROГОРОД» в сумме 10 000 руб., 2400 руб. расходов по оплате государственной пошлины. Взыскал с Радченко Алексея Михайловича 4000 руб. государственной пошлины в федеральный бюджет.
Не согласившись с принятым по делу решением, Радченко Алексей Михайлович обратился в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить.
Заявитель указывает, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что им использовалось доменное имя в отношении товаров или услуг 16 и 38 классов МКТУ.
Полагает, что у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для оценки действий администратора домена на предмет наличия и отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенцией, а также критериев оценки ICANN.
Не согласен с выводами суда о том, что товарный знак и спорное доменное имя сходны до степени смешения.
Считает, что администрирование ответчиком доменного имени не препятствует истцу зарегистрировать любое другое имя в зонах ".RU" «progorod21.ru», ".РФ" или «SU».
По мнению заявителя, удовлетворение судом требования истца об обязании ответчика безвозмездно передать ООО «ТиРекс» право администрирования доменного имени «progorod21.ru» противоречит действующему законодательству.
Представитель заявителя в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы.
ООО «ТиРекс» в судебном заседании и в отзыве на апелляционную жалобу, а также в дополнении к отзыву указал на законность и обоснованность обжалуемого решения, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
ЗАО «Регистратор Р01» отзыва на апелляционную жалобу не представил, явку полномочного представителя не обеспечил.
Судебное разбирательство по рассмотрению апелляционной жалобы откладывалось определением суда от 08.09.2014.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителя третьего лица, по имеющимся в нем материалам.
Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарного знака «PROГОРОД» по свидетельству N 312673, приоритет от 03.02.2005, дата регистрации 25.08.2006, дата истечения срока регистрации 03.02.2015, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, в отношении товаров и услуг 16, 38 классов МКТУ, включая обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету, передачу сообщений, передачу сообщений и изображений с использованием компьютера.
В соответствии с письмом ЗАО «Регистратор Р01» является регистратором доменного имени «progorod21.ru», администратором указанного доменного имени с 27.06.2013 выступает ответчик.
Полагая, что название доменного имени ответчика сходно до степени смешения с товарным знаком истца «PROГОРОД», истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта незаконного использования ответчиком доменного имени «progorod21.ru», сходного до степени смешения с товарным знаком истца, и наличии оснований для взыскания компенсации.
Проанализировав материалы дела и доводы сторон, суд апелляционной инстанции признал выводы суда соответствующими действующему законодательству и установленным по делу обстоятельствам.
В силу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любыми не противоречащими закону способами (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.
Пунктом 2 названной статьи установлено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
В соответствии с пунктом 3 названной статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Согласно статье 10 bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, ратифицированной Союзом Советских Социалистических Республик 19.09.1968, участники Конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.
В постановлении от 11.11.2008 г. N 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что при оценке действий администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской Конвенции, суду необходимо проверить наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
Истец является правообладателем товарного знака «PROГОРОД» по свидетельству N 312673, приоритет от 03.02.2005, дата регистрации 25.08.2006, дата истечения срока регистрации 03.02.2015, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, в отношении товаров и услуг 16, 38 классов МКТУ, включая обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету, передачу сообщений, передачу сообщений и изображений с использованием компьютера.
В пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).
В соответствии с письмом ЗАО «Регистратор Р01» является регистратором доменного имени «progorod21.ru», администратором указанного доменного имени с 27.06.2013 выступает ответчик.
Пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее — Правила N 32), установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах, сходным до степени смешения — если ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на отдельные отличия.
В силу подпункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.
Суд, проведя сравнительный анализ словесных обозначений доменного имени «progorod21.ru» и зарегистрированного товарного знака истца «PROГОРОД», приняв во внимание положения вышеназванных положений Правил N 32, пришел к правомерному выводу о сходстве охраняемого словесного обозначения в товарном знаке истца по звуковым и смысловым характеристикам словесному элементу, используемому в доменном имени ответчика.
Вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено в материалы дела доказательств того, что он является правообладателем одноименного товарного знака, доменное имя отражает его имя или фирменное наименование организации, к деятельности которой он имеет отношение.
В связи с чем суд приходит к выводу об отсутствии у ответчика законных прав и интересов в отношении доменного имени «progorod21.ru».
Ответчиком не оспаривается, что сайт с доменным именем «progorod21.ru» фактически им не использовался.
При этом ответчик не представил доказательств того, что он готовился использовать доменное имя с целью добросовестного предоставления товаров и услуг.
При таких условиях сам факт открытия Интернет-страницы с доменным именем, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, следует рассматривать как его использование при отсутствии разрешения правообладателя, то есть незаконное использование.
Ответчик своими действиями по регистрации спорного доменного имени создал препятствия истцу для регистрации доменного имени с использованием своего товарного знака в рамках одной и той же доменной зоны сети Интернет.
Таким образом, суд первой инстанции правомерно признал, что действия ответчика по использованию в доменном имени принадлежащего истцу товарного знака противоречат закону, создают препятствия истцу для размещения информации с использованием данного товарного знака и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.
Из положений статей 12, 1229 и 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что способами защиты прав на товарный знак могут являться как признание действий ответчика по использованию доменного имени нарушением исключительных прав истца, взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака, так и другие, направленные на пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
Исходя из изложенного исковые требования о признании незаконным использования товарного знака, признания администрирования доменного имени нарушением исключительных прав истца на товарный знак, запрете использования товарного знака и передаче истцу права администрирования доменного имени, обоснованно удовлетворены судом первой инстанции.
Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пункт 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В пунктах 43.2 и 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При определении размера компенсации суд, учитывая характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, принимая во внимание отсутствие доказательств наступления для истца каких-либо негативных последствий незаконного использования спорного товарного знака, обоснованно взыскал с ответчика компенсацию в размере 10 000 руб.
Исследовав материалы дела, проверив доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции считает решение суда первой инстанции о частичном удовлетворении исковых требований законным и обоснованным.
Обстоятельства дела судом первой инстанции исследованы полно, объективно и всесторонне, им дана надлежащая правовая оценка в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Доводы апелляционной жалобы проверены и отклонены как не опровергающие законности принятого судебного акта, по вышеизложенным основаниям.
Обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы — установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.
Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.
В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на заявителя апелляционной жалобы.
Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 28.05.2014 по делу N А79-1204/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу Радченко Алексея Михайловича — без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья
Е.Н.НАУМОВА

Судьи
Л.В.БУХТОЯРОВА
О.А.БОЛЬШАКОВА

есть 1 дело от 2016 года — там указано что истцы просили передать им домен — указано что требование удовлетворено- но на каком основании совершенно не понятно.

Все крутится вокруг ст 1484 — именно о запрете использования там речь. А вот с передачей куда сложнее.

На самом деле важный момент еще в том что гк не указывает такую возможность как передача домена.
То есть правообладатель знака в принципе может пойти в суд с требованием о запрете его использования в имени домена. А вот нормы о передаче домена — в гк просто нет.
Балашов Владимир

Передача регистрации домена возможна в судебном порядке.

Приложение
к справке по вопросам,
возникающим при рассмотрении
доменных споров, утвержденной
постановлением президиума Суда
по интеллектуальным правам
от 28 марта 2014 г. N СП-21/4

В силу параграфов 4(a)(i — iii) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее — Политика) аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:
(i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;
(ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;
(iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.
Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4(a)(iii), согласно параграфам 4(b)(i — iv) Политики определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например:
(i) обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени;
(ii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже занимался подобного рода деятельностью;
(iii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;
(iv) используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети «Интернет» на свой веб-сайт или иной ресурс сети «Интернет» путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.
В параграфах 4 (c)(i — iii) Политики отмечается, что если администратор доменного имени (ответчик) докажет существование одного или нескольких перечисленных ниже обстоятельств, это может служить основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу в соответствии с вышеприведенным параграфом 4(a)(ii) Политики, например:
(i) до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг;
(ii) администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем;
(iii) используя доменное имя, администратор доменного имени занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца.

Интересует именно судебная практика, говорят, противоречивая.

Катерина

Судебная практика действительно противоречива и динамична. На данный момент судебная практика складывается не в пользу Вашей компании: при рассмотрении доменных споров во внимание должно приниматься право приоритета каждого из сталкивающихся объектов. 

В Вашем случае владелец домена имеет более ранний приоритет, и суд, руководствуясь Постановлением Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 г., вправе отказать владельцу товарного знака.

Галифанов Р.Г. Особенности правовых взаимоотношений доменных имен и товарных знаков // ИС. Промышленная собственность. 2017. N 8. С. 33 — 48.

Практика российских судов

Все интернет-регистраторы пользуются определенными регламентами, в соответствии с которыми осуществляют регистрацию доменов. Ни ГК РФ, ни какие-либо иные нормативные акты не устанавливают исключительного права владельца товарного знака на регистрацию тождественного или сходного с ним доменного имени до степени смешения. В регламенте РСИЦ (региональный сетевой информационный центр) указано, что регистрация домена аннулируется в случае вступившего в законную силу решения суда, признающего домен нарушением прав владельца товарного знака либо запрещающего использование в доменном имени товарного знака, правами на который обладает истец. При этом, как указывает С.А. Бабкин, преимущественными правами на регистрацию доменного имени обладает владелец товарного знака, чьи права были нарушены [6].
До введения в силу ГК РФ в качестве одного из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака признавалось наличие доменного имени с более ранним приоритетом, что приравнивало его, таким образом, по правовому режиму к товарным знакам. В действующей редакции ГК РФ доменное имя утратило «паритет прав» с товарными знаками, поскольку упоминается в нем исключительно как способ адресации и только в контексте одного из способов осуществления исключительного права на товарный знак в качестве средства индивидуализации товаров и/или услуг (подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

В настоящее время доменные споры решаются судами преимущественно в пользу владельцев товарных знаков и значительно реже в пользу владельцев доменов. Многое зависит от обстоятельств дела, от представленных доказательств, кроме того, как и в любом деле, многое решает квалификация представителей сторон, знание предмета и процессуальных норм. Однако, как показывает практика, российские судьи, так же как и их зарубежные коллеги, при рассмотрении доменных споров в подавляющем большинстве случаев поддерживают правообладателей товарных знаков <3>. Причем, как это было до 2010 г., даже в том случае, когда доменное имя зарегистрировано ранее. — <3> Герцева Е. Отечественная практика разрешения доменных споров, info.nic.ru.

В июле 2013 г. в судебной системе РФ произошло кардинальное изменение — кассационные жалобы на судебные акты по доменным спорам начал рассматривать вместо прежних десяти федеральных арбитражных окружных судов специальный Суд по интеллектуальным правам (СИП). И, по мнению СИП, в случае тождества товарного знака и доменного имени, используемых в отношении однородных товаров, работ или услуг, спор должен быть решен в пользу первого, за исключением признания иска владельца товарного знака как злоупотребление правом. Это объясняется экстратерриториальной природой домена, тогда как действие товарного знака строго ограничено рамками государства, в котором он зарегистрирован. В связи с этим специалисты в области информационных технологий рекомендуют наряду с регистрацией доменного имени регистрировать его также в качестве товарного знака.
Как уже было упомянуто, в российской судебной практике наличие ранее зарегистрированного домена не может служить основанием для отказа в регистрации идентичного или схожего товарного знака. Единственное, что может сделать владелец такого домена, это воспрепятствовать владельцу товарного знака зарегистрировать его в качестве домена, что можно считать существенным достижением, поскольку до 2010 г. за доменным именем не признавалось право приоритета. Такое право и новые правовые позиции, которыми должен руководствоваться суд при решении доменных споров, получили свое отражение в Постановлении Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 г. В соответствии с этим Постановлением факт регистрации спорного доменного имени ранее регистрации права истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них в силу подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ является основанием для принятия судом решения об отказе в иске о защите прав на товарный знак, в том числе о взыскании компенсации истцу даже в том случае, если регистрация товарных знаков не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке <5>.
— <5> Гринкевич А., Герцева Е. Президиум ВАС РФ признал за доменным именем право на приоритет. info.nic.ru.

Практическое применение упомянутого Постановления не заставило себя долго ждать. В частности, решением от 29 декабря 2009 г. суд первой инстанции запретил ответчику использование товарного знака «forbes» по свидетельствам N 276866 и N 330808 в доменном имени «forbes.ru» и взыскал компенсацию за его предыдущее незаконное использование в размере рекордной для доменных споров суммы в рублях, эквивалентной $300 000 (решение Арбитражного суда города Москвы от 24 декабря 2009 г. по делу N А40-100094/09-110-663).
Однако это решение было принято без учета правовой позиции, изложенной в вышеупомянутом Постановлении Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 г., в соответствии с которой при рассмотрении доменных споров во внимание должно приниматься право приоритета каждого из сталкивающихся объектов. В связи с этим девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы пересмотрел данное судебное решение и разрешил спор в пользу владельца домена, имеющего более ранний приоритет, не оспаривая при этом принадлежность истцу товарных знаков (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 марта 2010 г. N 09АП-4766/2010-ГК).

в российской зоне