Антон, добрый день !
Ситуация, которую вы описываете, в патентном праве называется вопросом «использования товарного знака в измененном виде» и вопросом «сходства до степени смешения».
Здесь есть два главных риска: юридический (отношения с Роспатентом) и коммерческий (отношения с владельцем знака)
Если вы зарегистрируете словесный знак «TACOSMART» (слитно), а на товаре будете писать:
TACO
smart, то это несет в себе серьезные риски.
Главная проблема не в том, что вы разбили слово на две строчки. Главная проблема в том, что слово «TACO» у вас написано крупно и является доминирующим, а слово «TACO» в вашем классе уже занято.
1. Риск претензии от владельца марки «TACO» (Самый опасный момент)
Вы сказали, что марка «TACO» уже занята. Это значит, что есть правообладатель.
Если вы наносите на товар логотип, где слово TACO написано огромными буквами, а smart — маленькими внизу, потребитель видит в первую очередь слово «TACO».
Владелец знака «TACO» может подать на вас в суд, заявив, что вы используете обозначение, сходное до степени смешения с его знаком.
Ваш аргумент: «Но у меня зарегистрировано TACOSMART!»
Аргумент суда: «В вашем использовании слово SMART является неохраняемым или слаборазличимым элементом, а акцент сделан на слове TACO, которое принадлежит истцу».
Суды часто встают на сторону владельца «старого» знака, если видят, что «новый» игрок визуально выделил именно чужую часть.
2. Риск аннулирования вашего знака за «неиспользование»
По закону (ст. 1486 ГК РФ), если вы не используете знак в том виде, в котором зарегистрировали (или с незначительными изменениями), его могут аннулировать через 3 года.
Регистрация:TACOSMART (слитно, одним шрифтом).
Использование: TACO (крупно) + smart(мелко).
Суд может решить, что это существенное изменение, меняющее восприятие знака. То есть вы зарегистрировали одно, а используете другое. Это дает конкурентам шанс отобрать у вас марку.
3. Слово «Smart» (умный) во многих классах товаров считается неохраняемым элементом (описательным), так как оно характеризует свойство товара.
Если Роспатент признает слово «smart» неохраняемым, то вся «сила» вашего знака держится на слове «TACO». А если «TACO» занято, то вам могут отказать даже в регистрации «TACOSMART», если эксперт посчитает, что добавление слова «smart» не делает знак.
Если вы категорически хотите оставить логотип в виде:
TACO
smart
Вам нужно подавать на регистрацию не словесный знак «TACOSMART», а Комбинированный товарный знак (Логотип).
То есть вы подаете в Роспатент именно картинку, где слова расположены так, как вы хотите (TACO сверху, smart снизу).
Возможные исходы:
1. Отказ (вероятно): Эксперт Роспатента увидит вашу заявку, проведет поиск и скажет: «В вашем логотипе доминирует слово TACO. Слово TACO уже занято. Мы отказываем в регистрации, так как это вводит потребителя в заблуждение».
Вывод: Если так случится, вам придется переделывать логотип, чтобы слово TACO не было главным.
2. Регистрация (если повезет): Если эксперт решит, что слово «TACOSMART» (даже разбитое на две строки) приобрело новый смысл и не похоже на конкурента, он зарегистрирует этот логотип.
Если Роспатент зарегистрирует именно такую картинку, то вы получаете «броню». Владелец знака «TACO» уже вряд ли сможет предъявить вам претензии, так как государство официально разрешило вам использовать именно это изображение.
Будет ли нарушением использование разбитого логотипа при регистрации слитного слова?
Да, это создает высокий риск нарушения прав владельца марки «TACO», так как вы визуально выделяете чужой бренд. Также это создает риск потери вашей марки в будущем.
2. Что делать?
Попробуйте подать на регистрацию сам логотип (картинку)именно в том виде, в котором он сейчас есть (две строчки).
Если зарегистрируют — отлично, вы защищены и ничего менять не надо.
Если откажут (из-за сходства с TACO) — значит, вам юридически нельзя использовать такой логотип, и переделывать его придется в любом случае (например, писать TACOSMART одним шрифтом в одну строку, чтобы это выглядело как единое.
Попросите ваших патентных поверенных сделать «предварительный поиск» именно по вашему логотипу, а не просто по слову. Они скажут вам шансы прохождения именно такой компоновки.
Уточню вместе Росреестра, имел в виду Роспатент