Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Нарушение исключительных имущественных прав на графический дизайн
Здравствуйте.
Иностранное юридическое лицо (далее – Правообладатель) в своей стране наняло дизайнера (далее – Автор) по разработке дизайна товарного знака. Правообладатель по окончанию разработки дизайна Автором получил на него исключительные имущественные права и зарегистрировал графический товарный знак в дизайне Автора в свой стране.
Через некоторое время Правообладатель узнает, что зарегистрированное в г. Москве юридическое лицо (далее – Нарушитель) зарегистрировало на себя графический товарный знак в дизайне, полностью идентичному дизайну Автора. Правообладатель и Автор не передавали права на дизайн Нарушителю. Нарушителем также был зарегистрирован второй графический товарный знак, в дизайне являющимся частью дизайна Автора, с его изменением. Нарушитель два зарегистрированных товарных знака в России, в последующем зарегистрировал во Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (далее – ВОИС).
Итого: Нарушитель имеет четыре товарных знака, два в России и два в ВОИС, в дизайне, нарушающим исключительные имущественные права Правообладателя и права Автора на неприкосновенность дизайна.
Правообладатель и Автор хотят в судебном порядке защитить свои права.
Просим юридической помощи по следующим вопросам:
1. Какие права Правообладателя и Автора нарушены, со ссылками на применимое право.
2. Что могут потребовать Правообладатель и Автор от Нарушителя? Какие исковые требования они могут заявить?
3. Нужно ли Правообладателю и Автору обращаться к Нарушителю с обязательной досудебной претензией?
4. Какому суду будет подведомственен спор?
Добрый день!
Согласно ч. 1 ст. 1229 ГК РФ
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Поскольку Автор, празраьотавший дизайн товарного знака, передал исключиттельные права на разраьотанный им дизайн Заказчику, то в данном случае Правообладателем будет являться Заказчик. Автор в данном случае не сможет предъявить к нарушителю никаких претензий.
Далее. Согласно ч. 3 ст. 1484 ГК РФ
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
К нарушителю могут быть предъявлены требования, предусмотренные ст. 1515 ГК РФ
http://www.consultant.ru/docum...
Досудебная претензия необходима.
Спор подведомствен Арбитражному суду г. Москвы
Более подробная консультация с разъяснением норм действующего законодательства и судебной практики относительно Вашего вопроса возможна в чате. Если Вам требуется помощь в составлении документов или желаете получить разъяснения по имеющимся у Вас документам — это тоже возможно в чате. Услуги в чате оказываются на платной основе.
Добрый день, в соответствии со ст. 1284 ГК РФ, правообладателем является заказчик, соответственно:
1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
При этом никто не имеет права использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.
На данный момент правообладатель имеет право требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров,на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.
Одновремено в соответствии со ст. 1515 ГК РФ правообладатель имеет право требовать возмещения убытков, при этом размер убытков, он обязан обосновать. Другой вариант, требование о выплате компенсации, причем такой выбор осуществляется правообладателем и не требует наличия каких-либо определенных условий. Компенсация имеет следующие размеры:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Исковое заявление предъявляется по месту регистрации нарушителя, по его юридическому адресу. Предварительно направьте претензию, обязательно с фиксацией факта отправки — заказное письмо с уведомлением и описью вложения, либо курьером с отметкой.
При этом никто не имеет права использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.Осокина Валентина
Спасибо Валентина за ответ. Мы можем предвидеть что Нарушитель будет пытаться отклонить данный довод, что его товарный знак зарегистрирован в России, а Правообладателя в другой стране (прим. ЕАЭС). И тем, что Правообладатель не подал возражение в Патентное бюро против регистрации его товарного знака. На довод Правообладателя, что при регистрации Нарушитель незаконно использовал дизайн, на которое имеются исключительные имущественные права у Правообладателя, Нарушитель может заявить (путём фальсификации доказательств) что права принадлежат ему и возможно даже будет пытаться вызвать в качестве свидетеля дизайнера из Москвы, который готов дать ложные показания, что дизайн сделан им. Нам нужно продумать тактику в этом случае. Есть одно у Правообладателя неоспоримое обстоятельство доказанные регистрацией им товарного знака в своей стране, приоритет которого ранее, чем у Нарушителя. Также реальным автором дизайна получено свидетельство на авторские права на него. Буду благодарен за продолжение ваших комментариев, с уважением Kent.
если в РФ исключительное право на конкретный товарный знак признается в соответствии с международным договором, участником которого является государство (в котором права были зарегистрированы), то предусмотрены все те же возможности для защиты нарушенных прав в рамках ГК РФ. Соответственно доказательством факта того, что товарный знак был зарегистрирован ранее в государстве-участнике международного договора, будут являться те документы, на которые Вы ссылаетесь.
Добрый день!
В целом коллеги пошли по верному пути, но они к сожалению не учли следующий нюанс: изображение ТЗ и сам ТЗ — это различные объекты, с разным правовым режимом. Следовательно, нужно выбирать способ правовой защиты в зависимости от ситуации.
Изображение ТЗ именно как картинка — это произведение, объект авторского права. А ТЗ — это средство индивидуализации, и он регистрируется, а соответственно и охраняется только в привязке к определённой группе товаров, которые указаны в свидетельстве. Поэтому сам по себе факт использования сходного ТЗ (аналогичного или до степени смешения), но в отношении иных товаров — не является нарушением исключительного права на ТЗ.
Поэтому Вам нужно определиться, какие именно требования Вы хотите предъявить: 1) о нарушении исключительного права на произведение или же 2) о нарушении исключительного права на ТЗ.
Это два различных спора, с разными основаниями и предметом иска.
Если идти по первому пути, то Вы предъявляете к Нарушителю требование о неправомерном использовании изображения (произведения дизайна), правообладателем которого Вы являетесь.
Если выбирать второй путь, то требование будет именно о нарушении исключительного права на Ваш ТЗ. Но здесь нужно понять, полностью ли схожи Ваши ТЗ, в отношении каких товаров они зарегистрированы и т.д.
По сути, в законодательстве есть пробел — нет положений, разграничивающих правовой режим изображений, как объектов АП, и ТЗ, как средств индивидуализации, содержащих эти произведения. Теоретически можно было бы применить по аналогии норму п. 9 ст. 1483 ГК:
Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:
1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения,произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
Конечно, в этой норме говориться не о произведении вообще, а о произведении искусства, но в силу положений ст. 6 ГК в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 ГК отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
Но Вы в вопросе не написали, тождественны Ваши ТЗ или нет. Потому что фраза «полностью идентичному дизайну» ещё ни о чём конкретном не говорит.
и Автора нарушены
Kent
Во-первых, у товарного знака нет автора, поэтому Автор изображения, выраженного в товарном знаке, не только не может быть правообладателем ТЗ, но и не может обращаться в суд с требованием о защите исключительного права на ТЗ. Во-вторых, Правообладателем изображения (дизайна) являетесь Вы, а не Автор. Поэтому Автор ничего от нарушителя в данной ситуации потребовать не может.
в свой стране.Kent
В какой именно?
4. Какому суду будет подведомственен спор?Kent
Всё зависит от того, где зарегистрирован Ваш ТЗ, где зарегистрированы Вы сами.
Здравствуйте Игорь.
Спасибо за ваш ответ. Вы совершенно верно поняли ситуацию. В Казахстане Автор создал дизайн для товарного знака по договору с Заказчиком. Последний получил на него, дизайн, исключительные имущественные права и зарегистрировал товарный знак в Казахстане, по семи классам МКТУ. Но бывший партнёр Заказчика из России, Москвы, зарегистрировал в Москве товарный знак в этом же дизайне, как говорится один в один, без получения прав на дизайн от Заказчика (Правообладателя). В последующем придал ему международную регистрацию в ВОИС. Регистрацию товарного знака в России Правообладатель не оспаривал в Патентном бюро, а намерен оспорить использование дизайна, как объекта исключительных имущественных прав, в силу положений ст. 1252; 1301 ГК РФ и потребовать признание нарушение исключительных прав, запрета использование Нарушителем, признания недействительными правовой охраны товарных знаков Нарушителя и выплата компенсации в разумных пределах, от 10 000 до 50 000, за каждый факт использования. Ваши коллеги я думаю правильно ответили, что спор по иску Правообладателя из Казахстана к Нарушителю из Москвы будет подведомственен и подсуден Арбитражному суду г. Москвы.
В часта Автора, как нам кажется, Нарушителем задеты и его права на неприкосновенность дизайна, как произведения, в силу положения подпункта четыре части второй статьи 1255 ГК РФ. Нарушителем зарегистрированы помимо товарного знака в дизайне один в один, ещё два товарных знака в России и затем в ВОИС, с использованием элементов созданного им дизайна, тем самым нарушив его неприкосновенность. Мы планируем, что Автор пойдёт третьим лицом в деле, без заявления самостоятельных исковых требований, на стороне Истца. Нарушитель зарегистрировав сначала товарный знак в России, с использованием части дизайна, затем придал ему регистрацию в ВОИС в том числе и на Казахстан. Казахский национальный институт по интеллектуальной собственности отказал полностью в регистрации данного товарного знака Нарушителя в Казахстане в связи со сходным до смешения с уже зарегистрированным товарным знаком Правообладателя в упоминаемом дизайне.
С уважением Kent.
Ваши коллеги я думаю правильно ответили, что спор по иску Правообладателя из Казахстана к Нарушителю из Москвы будет подведомственен и подсуден Арбитражному суду г. Москвы.Kent
Не совсем. Требования придётся делить:
- По дизайну — как объекту АП — будет АС г. Москвы.
- По оспариванию правовой охраны (регистрации) ТЗ — это подсудность Суда по интеллектуальным правам (СИПа).
с использованием элементов созданного им дизайна, тем самым нарушив его неприкосновенность.Kent
Нет, это не нарушение права на неприкосновенность произведения. Понимаете, здесь очень тонкая грань: есть право на переработку, а есть право на неприкосновенность произведения. Первое принадлежит правообладателю и входит в состав единого исключительного права, а второе — это личное неимущественное право истца. Но это разные права, и нарушаются они по-разному.
То, о чём вы говорите — есть переработка дизайна, и это нарушение исключительного права. А право на неприкосновенность означает защиту произведения от искажений. Об этом говорит и ВС РФ:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10
«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»п. 87
Право на неприкосновенность произведения (абзац первый пункта 1 статьи 1266 ГК РФ) касается таких изменений произведения, которые не связаны с созданием нового произведения на основе имеющегося.
Мы планируем, что Автор пойдёт третьим лицом в деле, без заявления самостоятельных исковых требований, на стороне Истца.Kent
Это возможно. Но с другой стороны, его права здесь прямо не затрагиваются. Поэтому суд может и отказать в привлечении автора, как третьего лица без самост. требований.
Казахский национальный институт по интеллектуальной собственности отказал полностью в регистрации данного товарного знака Нарушителя в Казахстане в связи со сходным до смешения с уже зарегистрированным товарным знаком Правообладателя в упоминаемом дизайне.Kent
Интересно было бы посмотреть это решение.
Спасибо за оперативный ответ.
А как вы думаете об ответственности Нарушителя по ст. 1252 ГК РФ? Ведь в России товарный знак у Правообладателя не зарегистрирован.
Согласно ч. 1 ст. 1231 ГК РФ
Исходя из приведенной нормы права, Правообладатель являющийся резидентом страны- участницы междугародного договора РФ, может предъявить к нарушителю претензии независимо от того, зарегистрирован ли ТЗ в РФ или нет.
Теперь что касается требований к нарушителю.
Ст. 1252 ГК РФ содержит общие положения о способах защиты исключительных прав, ст. 1515 ГК РФ конкретизирует отвественность за нарушение прав на конкретный вид интеллектуальной собственности — товарныйзнак, и по правилам подлежит применению ст. 1515 ГК РФ
Требования материального характера лучше заявлять, исходя из п. 1 ч. 1 ст. 1515 ГК РФ — в данном случае доказывание убытков по закону не требуется.