Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Передача неисключительных прав на "ноу-хау" (СЕЙЧАС) с последующей регистрацией патентов (ПОТОМ - если возможно)
Компания занимается ремонтом различный узлов и агрегатов для машин и механизмов. Планируется открывать аналогичную мастерскую в соседнем городе в партнерстве со сторонним участником. Вопрос — как передать права за вознаграждение на наши ноу-хау, которые, естественно нигде не зарегистрированы (как составить лицензионный договор, какими документами «обложиться», как оформить сами «ноу-хау» и тд)? Видим следующие риски:
— признание договора незаключенным (недействительным) с последующим требованием вернуть полученные деньги;
— возможность использования наших «ноу-хау» в параллельных проектах без нашего участия.
Хотелось бы получить форму договора и чёткую последовательность действий в этом вопросе. Дополнительно, есть идея зарегистрировать патент на часть наших «ноу-хау».
«Ноу-хау», о которых идет речь — это:
— Типовые Планировочные решения помещений ТехЦентров разных форматов и расстановки оборудования в них (с учетом брендирования и дизайна, технологии проведения работ, безопасности, автоматизации, видеонаблюдения и тд …);
— Настроенная СТАРТОВАЯ рекламная компания каждого ТехЦентра перед / в момент его открытием(я):
— Перечень / номенклатура ЗЧ и СМ, который должен быть в наличии и на складе
— Программа обучения и Обучающие материалы для сотрудников
— Перечень стандартизированных работ с трудозатратами и ценой нормо-часа.
— Технические карты: на сложные ремонтные работы ряда узлов и агрегатов
— «Пакет (формы) оформляемых с клиентами документов
— Регламент обслуживания клиента
— Методические указания для каждой должности ТехЦентра.
— Правила технического обслуживания. КАК проводятся работы, последовательность технологических операций, и тд
— Инструкции механика по общей диагностике „оборудования“
— Гарантийная политика. Процедура принятия обращения клиента с рекламацией (по гарантии)
— Программное обеспечение с учетной системой
— …
Здравствуйте
ноу хау и не надо регистрировать- а продавать вы его будете- точнее исключительные права на него по договору от отчуждении исключительных прав
гк
Статья 1465. Секрет производства (ноу-хау)
1. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
Статья 1466. Исключительное право на секрет производства
1. Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.
главное чтобы в договоре оно подробно было описано и само ноу хау шло в приложениях к нему.
Михаил, добрый день! Согласно ст. 1465 ГК РФ
Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лицнет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
именно для таких сведений никакого патента не требуется как и регистрации. Их передача осуществляется либо в рамках договора об отчуждении исключительных прав (ст. 1468 ГК) либо лицензионного договора (ст. 1469 ГК). Охрана таких сведений осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 10 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» Перечень меры определен ч 1 ст. 10 указанного закона
2. Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в части 1 настоящей статьи.
охрана НХ при передаче прав осуществляется включением условия о конфеденциальности в лицензионный договор либо договор о передаче исключительных прав и установлением получателем режима коммерческой тайны в соот. с требованиями ст. 10 ФЗ О коммерческой тайне.
Договор который можно будет использовать в отношении контрагентов можно заказать в разделе «Документы» либо у любого юриста на сайте
Да. Я поэтому и определился, что это будет «ноу-хау». Потому что регистрации не требуется. Но, с другой стороны, как исключить /снизить риск того, что объект передачи может быть признан несуществующим. То есть кто то в последствии заявит, что это не «ноу-хау». Как с этим быть? Какими способами этот риск можно нивелировать?
И второе — обязательным признаком «ноу-хау» является конфиденциальность. Как нам показать / доказать, что при продаже все признаки «ноу-хау» соблюдены? И как вообще правильно оформить «ноу-хау» для передачи прав на него?
И Третье: если мы хотим патентовать — то как нам учесть эти наши планы сейчас? И каковы перспективы патентования?
Андрей, понравилась Ваша аналогия с псевдо-франшизой… Но от Вас было совсем немного комментариев, к сожалению. Хотелось бы получить Вашу оценку, в целом, по нашей ситуации (с учетом того, как её комментировали Ваши коллеги)? Буду признателен, если так же отпишитесь по тем трем вопросам, что я обозначил выше в ответе на Ваш первый комментарий?
Здравствуйте, Михаил.
Права на «ноу-хау» передаются на основании договора об отчуждении секрета производства:
Статья 1468 ГК РФ Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства
1. По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права на этот секрет производства.
2. При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.
Но если Вы хотите передать их только в пользование на определенное время — необходимо заключать лицензионный договор.
Статья 1469. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства
1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.
Главное в таком договоре — описать «ноу-хау». Можно и даже лучше сделать это в виде приложения, тем более у Вас их много.
Также в договоре можно: указать территорию, где «ноу-хау» допускается использовать, Ваше право предоставлять другим лицам этот же секрет, способ, которым будет передавать ноу-хау (например, USB), порядок передачи, будет ли права на сублицензии и т.д. То есть это уже вопрос юридического закрепления Ваших договорённостей.
Алексей, речь идет о передаче неисключительных прав. Я это сразу и указал в теме.
Вопрос в том, что «ноу-хау» не требуют регистрации. И как исключить /снизить риск того, что объект передачи может быть признан несуществующим. То есть кто то в последствии заявит, что это не «ноу-хау». Как с этим быть? Какими способами этот риск можно нивелировать?
И второе — обязательным признаком «ноу-хау» является конфиденциальность. Как нам показать / доказать, что при продаже все признаки «ноу-хау» соблюдены? И как вообще правильно оформить «ноу-хау» для передачи прав на него?
И Третье: если мы хотим патентовать — то как нам учесть эти наши планы сейчас? И каковы перспективы патентования?
И как исключить /снизить риск того, что объект передачи может быть признан несуществующим. То есть кто то в последствии заявит, что это не «ноу-хау». Как с этим быть? Какими способами этот риск можно нивелировать?Михаил
Определяющим значением является отсутствие свободного доступа к «ноу-хау» со стороны третьих лиц. Вопрос о существенности/несущественности, как таковой, не ставится.
И второе — обязательным признаком «ноу-хау» является конфиденциальность. Как нам показать / доказать, что при продаже все признаки «ноу-хау» соблюдены? И как вообще правильно оформить «ноу-хау» для передачи прав на него?Михаил
Подтвердите документами, что у Вас в компании, например, действует режим коммерческой тайны на «ноу-хау», имеется специальные внутренние инструкции по недопущению раскрытия секрета.
И Третье: если мы хотим патентовать — то как нам учесть эти наши планы сейчас? И каковы перспективы патентования?Михаил
Всё будет зависеть от того, имеются ли у объектов патента -признаки патентоспособности. И это уже по большей части устанавливается в рамках экспертизы Роспатента.
Общие условия вот такие по изобретению (техническому решению):
Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения
1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
Михаил, добрый вечер, попробую внести некий итог в консультации своих коллег, при этом, отмечу что в большинстве совеем я с ними их ответами согласен, при этом, отмечу, что как Вы и сами знаете порядок правовой охраны секретов производства (ноу-хау) регулируются главой 75 ГК РФ, при этом, к ноу-хау относятся не все сведения имеющие потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании,а только те в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ), — режим коммерческой тайны, перечень сведений и т.д., определены Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне». (См. также: Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Что касается формы договора по которому Вы можете распорядится (передать) ноу-хау, то это лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства, который регулируется ст. 1469 ГК РФ, в ней же в ч.2, к стати, содержится ответ на Ваш вопрос о сроке такого договора:
1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.
2. Лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. В случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок.
3. При предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора.
Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.
Конф-ность передаваемых Вами ноу-хау может быть урегулирована не только Вашими внутренними документами о коммерческой тайне, но и отдельным соглашением с потенциальным приобретателем лицензии, либо включены соответствующие положения в лицензионный договор.
Теперь позвольте выразить сомнения относительно предмета этого договора, а именно в отношении того что часть описанных Вами объектов не могут быть признаны ноу-хау, а именно:
«— Типовые Планировочные решения помещений ТехЦентров разных форматов и расстановки оборудования в них (с учетом брендирования и дизайна, технологии проведения работ, безопасности, автоматизации, видеонаблюдения и тд …);
— Настроенная СТАРТОВАЯ рекламная компания каждого ТехЦентра перед / в момент его открытием:
— «Пакет» (формы) оформляемых с клиентами документов»,
данные объекты в силу своей природы, после введения в оборот быстро станут известны третьим лицам, и не могут быть секретом производства, например, клиент посещающий тех.центр сразу увидит расстановку оборудования, планировку и т.д., реклама также станет общеизвестной после ее публикации, документы оформляемые с клиентами также становятся известными третьим лицам, а следовательно нет реальной возможности сохранить за данными объектами режима коммерческой тайны,
что касается патентования, то как верно отметил Владимир, патентование это совсем другое дело – патент выдается на конкретное техническое решение и если Вы получите патент на тот или иной объект то способ защиты для Вас становится гораздо проще можно сказать что он превращается в абсолютный, но тут большой вопрос в том будут ли отвечать эти объекты признакам патентоспособности.
Однако не могу согласится что в договоре подойдет пункт о том что патентование не меняет условий договора, — нет меняет, поскольку после патентования запатентованный объект опять же теряет свою «секретность» он раскрывается третьим лицам в процессе получения патента, а следовательно уже не может быть объектом ноу-хау, и это очевидно следует отразить в самом лицензионном договоре.
При этом, также считаю разумным в лицензионном договоре в части регулирования возможного патентования в дальнейшем передаваемых сведений, включить положения примерно следующего содержания:
«Приобретатель не вправе:
— в течение срока действия патента на изобретение подавать возражений против выдачи патента, содействовать третьим лицам в признании патента на изобретение недействительным;
— с момента вступления в силу настоящего договора не подавать заявку на выдачу патента на изобретение или полезную модель с тождественной полученной от …… сведений, совокупностью существенных признаков.»
Теперь остается вопрос именно с определением коммерческой ценности этих самых сведений, — это самый спорный момент в данном вопросе, и да согласен с мнением коллег о том, что доказать отсутствие такой ценности в суде это задача самого потенциального приобретателя, и что судом в основном будет рассматриваться прежде всего, вопрос о том что Вы на самом деле фактически передали приобретателю, и нередко требуется проведение экспертизы для подтверждения или опровержения ценности указанной информации, но прежде всего, Вам необходимо четко документировать сам факт передачи всех сведений, через заключение двустороннего акта приема-передачи (подписываемого обеими сторонами), что поможет в дальнейшем избежать заявлений о том что Вы чего-то не передали.
А вот ответ о том что считать коммерчески ценной информацией можно найти в судебной практике не по интеллектуальным спорам, а по налоговым спорам, например в постановлении ФАС Московского округа от 24.06.2014 № А41-26948/13, в решении Арбитражного суда г. Москвы от 30.09.2014 и постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2015.
Согласно данных актов, сведения, которые могут быть отнесены к объекту ноу-хау, в частности:
— описания новых технологий;
— информации о способах применения, настройках, инсталляции оборудования, уникальных настройках и конфигурации сетевых элементов, основанных на протоколах, стандартизированных на международном уровне;
— экономических выкладок, расчетов, маркетинговых исследований, анализа предпочтений потенциальных потребителей услуг, анализа прибыльности, рентабельности, экономической целесообразности и рациональности и т. п.
Таким образом, Вам необходимо в лицензионном договоре описать передаваемые сведения именно через такие категории и подробно расписать в чем заключается ценность каждой категории для покупателя, например:
Указать на конкретный научно-технический и связанный с ним опыт практической деятельности, необходимый для совершенствования производства (новизна по существующему производству) в том числе успешное применение данных сведений на уже существующем производстве и сделать акцент именно на новизне и невозможности получения этих сведений из вне;
— необходимость специальных знаний для использования данных сведений и что эти знания будут предоставлены Вами;
— также лучше всего максимально провести объективацию передаваемых ноу-хау путем конкретного перечисления чертежей, инструкций, технологической и другой документации; исчерпывающего перечисления знаний и опыта, которые будут передаваться в процессе договорных отношений по использованию ноу-хау; перечисления документов передаваемых Вами, необходимых для реализации именно данного ноу-хау.
Если у Вас остались вопросы, задавайте, с радостью отвечу.
Александр, благодарю за компетентный развернутый отзыв. По существу я бы хотел пояснить признаки некоторых объектов, которые мы считаем «ноу-хау».
«— Типовые Планировочные решения помещений ТехЦентров разных форматов и расстановки оборудования в них (с учетом брендирования и дизайна, технологии проведения работ, безопасности, автоматизации, видеонаблюдения и тд …);
Посетитель тех/центра не сможет оценить всю полноту планировочных решений и расстановки оборудования — потому что в них содержится много технологических тонкостей (например, между подъемниками должна проходить машина, высота проемов должна соответствовать высоте кары, места расположение датчиков и камер должны обеспечивать качественное считывание ими сигналов и тд. Это перестанет быть секретом, если туда запустить специалиста из нашей области с рулеткой и фотокамерой. И вот этого они не должны допустить…
— Настроенная СТАРТОВАЯ рекламная компания каждого ТехЦентра:
Здесь ценность представляют не сами рекламные материалы, а целевая аудитория, на которую мы рассчитываем; подбор поисковых запросов, которые ищут люди в интернет и тд. Параметры настройки рекламной компании по нескольким десяткам критериев (пол, возраст, день недели, время дня, интересы и тд). То есть то, что нужно для настройки рекламной компании
— «Пакет» (формы) оформляемых с клиентами документов»,
Тут соглашусь. Так как он выдается клиентам — это не секрет…
И благодарю, что пояснили понятие коммерческой ценности ноу-хау и взгляд на эту категории со стороны контролирующих (а не только судебных) органов
патенты это нечто иное — это уже технические решения в какой то области
Договор заказывайте у выбранного юриста, в чате или через раздел документы.
А что значит использовать без вашего участия? если вы хотите сами его использовать и еще то отдать- это договор уже лицензионный, с неисключительным правом пользования- не искл. лицензия.
Если продать так чтобы пользовались только они навсегда- то отчуждение искл. прав
Владимир, поскольку мы продолжаем сами использовать наши же «ноу-хау», то передавать мы предполагаем неисключительные права на них. Статью 1465 4-й части ГК РФ знаю