Как ответить на претензию на незаконное использование ТЗ?

Если в данный момент Вы замените ТЗ на другой, то собственнику ТЗ будет проблематично доказать в какой период использовался товарный знак. Таким образом, отвечать на претензию не стоит, так как вы подтвердите незаконное использование ТЗ.
В любом случае, они имеют право обратиться в суд и взыскать убытки, которые будут обязаны доказать в суде.

СТАТЬЯ 1515 ГК РФ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.
3. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Вопрос: возможно ли обращение со стороны собственника ТЗ в суд для взыскания компенсации за незаконное использование ТЗ и убытков, несмотря на нашу готовность отказаться от использования ТЗ?
Иван

Здравствуйте, да это возможно. Думаю они уже собрали доказательства такого использования перед тем как направить претензию.

Даже если вы сейчас откажитесь от использования — факт нарушения уже был.

При этом они могут обратиться в роспотребнадзор с жалобой для проведения проверки — если роспотрбенадзор все подтвердит (а это оч вероятно) — вынесут штраф по ст 14.10 коап, и это только облегчит им следующий суд по компенсации.

Каким образом рассчитывается сумма компенсации и убытков?
Иван

По сути заявляется истцом и дальше оценивается судом. Если есть сомнения — делают оценку.

Каким образом составить ответ на претензию и нужен ли он вообще?
Иван

Вам тут отбиваться пока что нечем. Ответить можете, но по сути это будет признание использования знака незаконно.

Иван, добрый вечер!

Согласно ст. 1515 ГК

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.
3. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

С учетом вышеизложенного, прекращения вами использования сходного до степени смешения ТЗ не является основанием для отказа правообладателю в возмещении в судебном порядке убытков.

Кроме того, такое использование является нарушением законодательства о защите конкуренции и основанием для возбуждения дела ФАС в соот. со ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Статья 14.6. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения

Не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе:
1) незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации;

Правда с октября 2015 возбуждению дела, в том числе, по данной статье в обязательном порядке должно предшествовать предупреждение ФАС, так что основная проблема может быть в случае судебного иска на основании ст. 1515 ГК

Здравствуйте. Ситуация может быть более плохой, чем описывают коллеги.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14
«О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»
15. Уголовная ответственность по статье 180 УК РФ за незаконное использование чужого товарного знака или других средств индивидуализации наступает только в тех случаях, когда это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.
Неоднократность по смыслу части 1 статьи 180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. (При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара).
Применительно к части 2 статьи 180 УК РФ неоднократным признается совершение два и более раза незаконного использования предупредительной маркировки в отношении товарного знака или наименования места происхождения товара, не зарегистрированных в Российской Федерации.
16. Предметом преступлений, ответственность за совершение которых установлена частями 1 и 3 статьи 180 УК РФ, является чужой товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения, использованные для однородных товаров.
Исходя из положений действующего законодательства Российской Федерации товарный знак и знак обслуживания представляют собой обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее — товары) юридических или физических лиц.
Чужим считается товарный знак (знак обслуживания), который зарегистрирован на имя иного лица и не уступлен по договору в отношении всех или части товаров либо право на использование которого не предоставлено владельцем товарного знака другому лицу по лицензионному договору.
17. При рассмотрении уголовных дел о незаконном использовании товарного знака судам надлежит исходить из того, что обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации правообладатель вправе использовать товарный знак (знак обслуживания) и запрещать его использование другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак (знак обслуживания) без разрешения правообладателя.
Правовая охрана товарного знака, а также наименования места происхождения товара в Российской Федерации предоставляется на основании их государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
Приоритет товарного знака (знака обслуживания) и исключительное право на него удостоверяются свидетельством, которое выдается на товарный знак или знак обслуживания, зарегистрированные федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
18. Под незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров применительно к части 1 статьи 180 УК РФ понимается применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации:
1) на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров;
4) в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Так что может быть стоит подумать о том, чтобы договориться полюбовно. Доказательства наверняка есть. Я так думаю их даже можно найти в интернете, например в панорамных съемках улиц в яндексе или гугле.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
43. Применяя положения статей 1299 — 1301, 1309 — 1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать следующее.
43.1. Требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Несмотря на то что размер подлежащей взысканию компенсации определяется по усмотрению суда (абзац второй статьи 1301, абзац второй статьи 1311, подпункт 1 пункта 4 статьи 1515, подпункт 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ), в исковом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме. Исходя из размера заявленного требования определяется подлежащая уплате государственная пошлина.
Если истцом не указана цена иска (размер требуемой компенсации), суд выносит определение об оставлении соответствующего искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ).
43.2. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.
43.3. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.
Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
43.4.Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.
43.5. Если на основании статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака уже прекращена, требование о возмещении убытков или выплате компенсации может быть заявлено лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения.
При предоставлении третьему лицу права использования произведения (товарного знака) по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору об отчуждении этого права право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.
Вместе с тем право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (требования).

Т.е. с Вас могут взыскать ещё и убытки, но это будет уже вопрос экспертной оценки размера убытков.

Здравствуйте, Иван!

Немного дополню коллег.

Нами был использован торговый знак (далее ТЗ) для вывески мебельного центра, сходный с зарегистрированным до степени смешения в течение одного года.
Иван

Вы использовали товарный знак не для индивидуализации товаров, а в качестве коммерческого обозначения, которое индивидуализирует предприятие. Тем самым Вы нарушили п. 2 ст. 1539 ГК РФ, на основании которого
не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Поэтому «отпираться» тут бесполезно.

Если в данный момент Вы замените ТЗ на другой, то собственнику ТЗ будет проблематично доказать в какой период использовался товарный знак.
Гришко Павел

Не согласен, т.к. наверняка правообладатель уже «подстраховался»: сделал фотографии, нотариально их удостоверил. Поэтому, если даже Вы и уберёте обозначение с вывески, это ничего не даст Вам, потому что нарушение исключительного права на ТЗ уже состоятоялось.

они предлагают заключить договор о предоставлении права на использование ТЗ с ежемесячной оплатой, либо в противном случае требуют удалить ТЗ со всех используемых материалов, с вывески и пр.
Иван

Как минимум — это странное предложение, т.к. товарный знак
нельзя использовать для индивидуализации предприятия (магазина). Хотя конечно закон и допускает использовать ТЗ на вывесках (п. 2 ст. 1484 ГК), но это использование не означает «использование именно как вывеску для индивидуализации предприятия».

Каким образом составить ответ на претензию и нужен ли он вообще?
Иван

По факту, от Вашего ответа на претензию ничего не зависит, потому что право на обращение в суд у них есть и никуда не денется.

Каким образом рассчитывается сумма компенсации и убытков?
Иван

Изначально её формулирует истец в исковом заявлении, а уже потом конечный размер будет определять суд, исходя из всех обстоятельств дела.

Здравствуйте, Иван!

Важное значение в данной ситуации будет, что это за товарный знак (текстовый, графический, комбинированный) и как он зарегистрирован (в отношении товаров, услуг и т.д.).

В зависимости от этого нужно определяться с коммерческим обозначением и т.д.

Может удастся доказать, что Вы и не нарушаете ничего.

Каким образом составить ответ на претензию и нужен ли он вообще?
Иван

Уважаемый Иван,

отвечая на претензию, Вы можете фактически подтвердить факт незаконного использования ТЗ. Это усилит позицию правообладателя, если он решит обращаться в суд за защитой своих прав. Лучше прекратить использовать ТЗ не вступая в переписку с правообладателем или указать после устранения нарушений в ответе, что, извините, факт, изложенный вами в претензии не подтверждается.