Какие условия и как оформить лицензионный договор для регистрации в ФИПС?

Здравствуйте.

Регистрация лицензионного договора на товарный знак в ФИПС (Роспатенте) осуществляется в соответствии со статьями 1232, 1235, 1236, 1237, 1238, 1484, 1485, 1487 Гражданского кодекса РФ, а также Административным регламентом Роспатента, утверждённым приказом Минэкономразвития РФ от 29.12.2020 № 943.

1. Какие обязательные пункты должен содержать такой договор что бы регистрация прошла в ФИПС.

 В договоре должны быть чётко указаны:

Полные сведения о сторонах (наименование, адрес, ОГРН, ИНН).
Вид лицензии — исключительная или простая (неисключительная) (ст. 1236 ГК РФ).
Предмет договора — перечисление всех товарных знаков с указанием номеров свидетельств (ст. 1235, 1484 ГК РФ).
Срок действия договора (ст. 1235 ГК РФ).
Территория, на которой разрешено использование (ст. 1235 ГК РФ).
Перечень товаров и услуг по МКТУ, для которых разрешается использование знака (ст. 1484 ГК РФ).
Способы использования (размещение на товаре, упаковке, в рекламе, на маркетплейсах и т. д.) (ст. 1484 ГК РФ).
Согласие или запрет на заключение сублицензионных договоров (ст. 1238 ГК РФ).
Условия контроля качества продукции лицензиаром (ст. 1487 ГК РФ).
Условие о необходимости государственной регистрации договора (ст. 1232 ГК РФ).

2. Порядок регистрации в ФИПС таких договоров и величины госпошлин

 Подача заявления от обеих сторон либо одной стороны с приложением подписанного уведомления, нотариальной выписки или оригинала договора (ст. 1232 ГК РФ).
Приложение: копия свидетельства(-в) на товарные знаки, доверенности представителей (если есть), квитанция об оплате госпошлины.
Подача возможна лично, почтой, через представителя или в электронной форме.
ФИПС проводит формальную экспертизу, вносит сведения в Государственный реестр товарных знаков и публикует информацию в бюллетене.

Государственная пошлина за государственную регистрацию предоставления права использования товарного знака по лицензионному (сублицензионному) договору взимается в размере 13 500 руб. за один товарный знак и 11 500 руб. за каждый товарный знак свыше одного, что установлено пунктом 31 подпунктом 6 Административного регламента, утверждённого приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371, и соответствует подпункту 3.11 приложения к Положению о пошлинах, утверждённому постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941.

Сроки за которые это можно сделать

Сроки государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору установлены пунктами 13 — 17 Административного регламента и составляют:

общий срок предоставления государственной услуги — 68 рабочих дней со дня поступления заявления в Роспатент;
срок проведения регистрации или принятия решения об отказе — не более 45 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов;
направление заявителю уведомления о результатах — в течение 5 рабочих дней после внесения сведений в реестр.

Добрый день, Сергей!

Обязательное условие для лицензионного договора — заключение в письменном виде. 

Лицензионный договор по объему прав бывает основных 2-х видов: 1) Простая (неисключительная лицензия) позволяет правообладателю товарного знака заключать лицензионные договоры с разными контрагентами. 2) Исключительная лицензия ограничивает правообладателя, он может заключить лицензионный договор только с одним контрагентом.

Согласно выбранному типу лицензии и нужно строить договор.

Теперь об общих формулировках, все важные моменты указаны в ст. 1235 ГК РФ.

1)  1. Какие обязательные пункты должен содержать такой договор что бы регистрация прошла в ФИПС

В предмете договора должно быть отражено предоставление права другому лицу использовать товарный знак. Обязательно указывается регистрационный номер товарного знака, дата его государственной регистрации в Роспатенте, можно еще дату приоритета указать. Далее нужно указать объем передаваемых прав и способы использования. 

абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Способы могут быть указаны такие:… путем размещения товарного знака на товарах, упаковках, в рекламных материалах, на сайте и т.д. Объем прав указывается от вида лицензии. 

Далее нужно учесть вознаграждение за предоставление права в отдельном разделе договора. Коммерческие организации не могут заключать лицензионный договор на безвозмездной основе. Сумму вознаграждения не рекомендую завышать, если лица аффилированные, чтобы не возникло проблем с налоговыми органами.   

ст. 1235 ГК РФ

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Далее в отдельном разделе нужно указать срок действия договора. Срок не может превышать срок действия товарного знака. Если срок не укажите в договоре, то по закону такой договор считается действующим 5 лет.

В лицензионном договоре должна быть также указана территория, на которой допускается использование товарного знака (н-р: город или определенный регион). Если территория не указана, лицензиат вправе осуществлять использование на всей территории Российской Федерации. Если это интернет торговля в России, рекомендую сразу указывать: на всей территории РФ.

Это основные моменты. 

Договор лучше всего пописывать в 3-х экземплярах. Для сторон договора, и 3-й для Роспатента. 

2) Порядок регистрации в ФИПС таких договоров и величины госпошлин

Порядок регистрации предоставления права в Роспатенте. Нужно заполнить заявление по форме, указанной в Регламенте ведомства. Форма заявления и образцы заполнения заявлений есть на сайте Роспатента. Предоставить оригинал договора. Далее нужно оплатить госпошлину. За рассмотрение заявления 15 тыс. руб., квитанцию об оплате предоставить вместе с заявлением. 

Подать заявление можно в бумажном виде, например, по почте, или в электронном виде через ЕПГУ. 

3) Сроки предоставления государственной услуги составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в Роспатент., это указано на сайте Роспатента.