Конкурент подал в суд за использование его ТМ как ключевого слова при показе рекламы

Question

Наш конкурент зарегистрировал товарный знак "pokuponcho" и теперь через суд пытается взыскать с нас 250 000 за то, что для показа объявления нашего сайта использовалось ключевое слово "покупончо". Конкурент вводил в поиск "pokuponcho", но т.к. у этого запроса мало показов ему выдавались еще и объявления по ключевому слову "покупончо", что видно на предоставленном им скриншоте. Сам факт осмотра сайта, он заверил у нотариуса. Как можно опротестовать и доказать что: 1. Ключевое слово не является частью рекламы. 2. Товарный знак зарегистрирован на английском, а ключевое слово на русском. Иск прикрепил. Вот что сам нашел по данному вопросу: 1. Из справки Яндекс: Ключевые фразы не являются частью рекламы, они — всего лишь одно из условий показа рекламных объявлений. Закон не содержит никаких специальных требований, ограничений или запретов на использование ключевых фраз. Это относится и к ключевым фразам, полностью или частично совпадающим с чьими-то товарными знаками. Более того, в России декларируется свобода экономической деятельности и недопущение ограничения конкуренции. 2. Согласно разъяснению ФАС № АК/91352/19 об использовании средств индивидуализации в качестве ключевых слов: В случае, если в результате использования в качестве ключевых слов товарных знаков, фирменных наименований либо коммерческих обозначений, помимо сайта правообладателя, пользователю демонстрируются ссылки контекстной рекламы, прямо указывающие на то, что объектом рекламирования являются товары/услуги иного лица, нежели правообладатель обозначения, введенного пользователем в строку поиска, и указанная ссылка ведет на сайт иного хозяйствующего субъекта — конкурента данного правообладателя, например, содержащие выражения как «Ищешь магазин/товар «А»? загляни в магазин «Б» /попробуй товар «Б», такие действия не влекут смешения указанных лиц либо их товаров, в связи с чем не содержат признаков нарушения статьи 14.6 Закона «О защите конкуренции». 3. Того же мнения придерживаются в СИП. Согласно постановления СИП от 26 сентября 2018 г. № С01-711/2018, постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 20 января 2014 г. № 05АП-14314/13: «Если использование обозначения конкурента или его отдельных элементов не ведет к смешению товаров, работ или услуг, то в таком заимствовании нарушения нет». Таким образом, указание обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в качестве ключевого слова не может быть признано судом использованием в смысле ст. 1484 Гражданского Кодекса РФ, так как не индивидуализирует какие-либо товары, либо самого рекламодателя; не создает возможности смешения товаров истца и рекламодателя; является одним из технических критериев показа рекламного объявления в сервисе Яндекс.Директ. 4. Дополнительно Выводы судов по интеллектуальным правам с 2013 года по настоящее время, в том числе в Постановлениях от 26.11.2013 по делу №А40-164436/2012, от 26.09.2018 по делу №А40-200682/2017, от 25.04.2019 по делу №А40-167611/2018, согласно которым указание товарного знака в качестве ключевого слова в сервисе Яндекс.Директ не является использованием товарного знака, по следующим причинам: • Ключевые слова не являются частью самого рекламного объявления, не входят в его содержание и не демонстрируются пользователям. • В связи с этим пользователи не обладают информацией о том, по каким ключевым словам размещается показанное ему системой Яндекс.Директ рекламное объявление, а также не могут соотнести определенное объявление с конкретными ключевыми словами. • Такое указание товарного знака осуществляется рекламодателями в сервисе Яндекс.Директ без преследования цели индивидуализации товаров (работ, услуг), а в технических целях, и не может привести к смешению товаров (услуг). • Следовательно, ключевые слова в сервисе Яндекс.Директ не могут обладать индивидуализирующей способностью по отношению к каким-либо товарам, услугам или лицам.

Юрий Колковский · Answer

Здравствуйте. Собственно Вы почти все сами и сделали. Действительно ключевые слова не могут считаться использованием товарного знака, иначе бы всякого рода обычные слова нельзя было бы использовать в поисковиках. Действительно, смысл ст. 1484 ГК РФ не состоит в подобного рода ограничениях, но лишь не позволяет использовать зарегистрированные товарные знаки и иные средства индивидуализации в целях введения в заблуждение потребителя о том, кто именно предоставляет услуги, продаёт товары и т.д. Единственное, что тут ещё можно посоветовать, это написать грамотные и четко выверенные возражения на поданный иск и придерживаться выбранной линии поведения в судебных заседаниях, ссылаясь в том числе и на приведённую судебную практику.

Владимир Балашов · Answer

Здравствуйте Раз уже есть иск- в любом случае надо писать отзыв и возражать на их требования. 3. Того же мнения придерживаются в СИП. Согласно постановления СИП от 26 сентября 2018 г. № С01-711/2018, постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 20 января 2014 г. № 05АП-14314/13: «Если использование обозначения конкурента или его отдельных элементов не ведет к смешению товаров, работ или услуг, то в таком заимствовании нарушения нет». Таким образом, указание обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в качестве ключевого слова не может быть признано судом использованием в смысле ст. 1484 Гражданского Кодекса РФ, так как не индивидуализирует какие-либо товары, либо самого рекламодателя; не создает возможности смешения товаров истца и рекламодателя; является одним из технических критериев показа рекламного объявления в сервисе Яндекс.Директ. Антон вот эта позиция хорошая для вас — особенно надо отбивать как раз момент по ст 1484 гк на счет сходного до степени смешения и на каком основании они требуют 250 000- вообще не понятно сейчас истец ОБЯЗАН обосновать размер компенсации- иначе он может требовать только минимальную сумму. У них нет ни расчетов в иске, ни каких то обоснований из чего они получили такую сумму в 250 000 или ущерб может быть им был на эти деньги причинен 62. Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» на это в любом случае надо суду обратить внимание в отзыве и + еще все эти моменты- которые вы написали- что нарушения их прав вообще не было- нет этого смешения в данном случае Вопрос в ключевых словах- ключевые слова- это не средства индивидуализации. Они не охраняются. Если речь о коммерческом обозначении- они о нем пишут -то тут момент- что если вы это обозначение начали использовать раньше их — раньше их товарного знака -то использование будет правомерно.

Михаил Петров · Answer

Антон, добрый день. В вашем случае судебная практика действительно придерживается единого представления о том, что указание товарного знака в качестве ключевого слова не является использованием товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ, а также не является частным случаем такого использования — иным способом адресации в Интернете. С такого рода выводом можно встретиться в Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2013 N С01-202/2013 по делу N А40-159412/2012 Применительно к аргументации истца ссылкой на законодательство о защите конкуренции, стоит исходить из позиции представленной в <Письме> ФАС России от 21.10.2019 N АК/91352/19 «Об использовании средств индивидуализации в качестве ключевых слов» при оценке указанных действий на рынке в настоящее время следует учитывать указания пункта 172 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу которого использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Закона «О защите конкуренции», статья 10.bis Парижской конвенции). Пунктом 1 статьи 14.6 Закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации. Вместе с тем, для выявления акта недобросовестной конкуренции необходимо наличие в действиях хозяйствующего субъекта всех признаков недобросовестной конкуренции, установленных в пункте 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции», а именно: — осуществление действий хозяйствующим субъектом-конкурентом; — направленность действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности; — противоречие указанных действий положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; — причинение или способность причинения указанными действиями убытков другому хозяйствующему субъекту-конкуренту, либо нанесения ущерба его деловой репутации. Недоказанность хотя бы одного из вышеперечисленных признаков исключает признание действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции . Для доказывания совершения правонарушений, запрет на которые содержат статьи 14.1 — 14.7 Закона «О защите конкуренции», необходимо также установление специальных признаков. Вместе с тем. из содержания иска не усматривается доказательств, направленности Ваших действия на получение определенных выгод и преимуществ при использования в рекламе заявленного ключевого слова. А также противоречие совершенных Вами действий требованиям действующего законодательства, поскольку как уже сами поняли использование ключевого слова в рекламе не признается действием нарушающим права на охрану объектов интеллектуальной собственности.