8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1000 ₽
Вопрос решен

Чужой товарный знак в сувенирной продукции

Можно ли использовать чужой товарный знак в сувенирной продукции? Если эта сувенирная продукция -"Тюбинг"?

Сам товарный знак зарегистрирован по классам МКТУ - диагностические системы и их части для автомобильных транспортных средств.

Получается, если товарный знак охраняется по другим классам, и, если "тюбинги" в эти классы не входят-обозначение товарного знака можно на них наносить без разрешения Правообладателя?

Правообладатель может дать письмо-согласие.

Но моя задача убедить руководство, что несмотря на то, что тюбинг не входит в зону охраны ТЗ, маркировать его изображением чужого ТЗ необходимо только с согласия Правообладателя, и, желательно, заключить лицензионный договор.

Помогите, подобрать обоснованные доводы.

16 февраля 2018, 06:55, Антонина, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
9.9 рейтинг

Правообладатель может дать письмо-согласие. Но моя задача убедить руководство, что несмотря на то, что тюбинг не входит в зону охраны ТЗ, маркировать его изображением чужого ТЗ необходимо только с согласия Правообладателя, и, желательно, заключить лицензионный договор.

Антонина

Антонина, добрый день! Согласно ст. 1484 ГК

1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

а согласно ст. 1229 ГК

1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель можетпо своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

по сути это значит, что если вы используете изображение ТЗ вы используете визуальное произведение. права на которое принадлежат владельцу ТЗ и то, что он используется для сувенирной продукции а не для товаров, в отношении которых он зарегистрирован в данной ситуации ничего не меняет и является нарушением поэтому как минимум должно быть письменное согласие правообладателя выраженное в лицензионном договоре

16 февраля 2018, 07:20
0
0
0
0
Антонина
Антонина
Клиент, г. Москва

Андрей, Вы целенаправленно умолчали про п. 3 ст 1484 ГК?

Ведь мы сразу понимаем, что защита распространяется только на зарегистрированные классы, получается на тюбинги охрана ТЗ не распространяется и использовать его может кто хочет без согласия. Надо подумать о иных вариантах.

18 февраля 2018, 11:55

Вы целенаправленно умолчали про п. 3 ст 1484 ГК? Ведь мы сразу понимаем, что защита распространяется только на зарегистрированные классы, получается на тюбинги охрана ТЗ не распространяется и использовать его может кто хочет без согласия. Надо подумать о иных вариантах.

Антонина

ну в общем то да поскольку Вы говорите об использованиичужого товарного знака а не об использованиипохожего товарного знака, в ч. 3 ст. 1484 ГК речь по несколько о другом, о запрете использования продвижении однородных товаров с использованием схожего ТЗ

18 февраля 2018, 18:34
Консультация юриста бесплатно
Елена Дроздова
Елена Дроздова
Юрист, г. Пенза
7.4 рейтинг

Добрый вечер! Согласно введению Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков ( МКТУ ) (Десятая редакция, издание 3-е) она предназначена для целей регистрации знаков , была официально признана Ниццким соглашением о Международной классификациитоваров и услуг для регистрации знаков , заключенным 15.06.1957 странами-участницами Ниццкой дипломатической конференции, и пересмотрена в 1967 году в Стокгольме, в 1977 году в Женеве и изменена в 1979 году.Каждая из стран-участниц Ниццкого соглашения обязана при регистрации знаков следовать МКТУ либо в качестве основной (единственной), либо вспомогательной классификации и в официальных документах и публикациях о регистрации знаков указывать номера классов МКТУ в перечне товаров /услуг, в отношении которых зарегистрированы знаки .Использование МКТУ обязательно не только для национальной регистрации знаков в странах-участницах Ниццкого соглашения, но и для международной регистрации знаков , осуществляемой Международным бюро ВОИС в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков , а также для регистрации знаков Африканской организацией интеллектуальной собственности (OAPI), Региональной африканской организацией интеллектуальной собственности (ARIPO), Бюро по правам интеллектуальной собственности стран Бенилюкс (BOIP) и Ведомством по гармонизации внутреннего рынка ( товарные знаки и промышленные образцы) (OHIM).МКТУ применяется также в некоторых странах, не являющихся участницами Ниццкого соглашения.Таким образом, при подаче заявки на регистрацию товарного знака ( знака обслуживания) в национальное патентное ведомство заявитель обязан указать класс МКТУ и конкретный перечень товаров , для индивидуализации которых в дальнейшем будет использоваться товарный знак .

Условиями защиты нарушенных интеллектуальных прав в данном случае для владельца товарного знака является наличие зарегистрированных в установленном законом порядке прав истца на товарные знаки ; использование ответчиком сходных с товарными знаками обозначений в отношении товаров , для индивидуализации которых товарные знаки зарегистрированы, или однородных товаров , отсутствие у ответчика разрешения правообладателя на использование товарных знаков ; в результате такого использования возникнет вероятность смешения с товарными знаками истца.

поскольку Ваша продукция и продукция правообладателя не является однородной, полагаю, согласие правообладателя не требуется.

Аналогичная позиция изложена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2014 по делу № А27-9537/2013

16 февраля 2018, 19:52
0
0
0
0
Антонина
Антонина
Клиент, г. Москва

Елена, благодарю Вас за развёрнутый отзыв. Но, если Вы внимательно прочтёте мой вопрос- он состоял в том, как обязать заключить лиц договор с правообладателем, а не можно пользоваться ТЗ вообще без согласия?

То, что он зарегистрирован в одном классе, а мы планируем использовать в другом, я написала, и то, что по сути мы на это имеем право без согласия делать я сама понимаю.

Мне нужно наладить такой порядок, чтобы только с согласия можно было бы проводить рекламные акции и наносить чужие ТЗ на мелкую сувенирную продукцию, а на крупные товары, только по лицензии.

Если Вы знаете, как мне можно обыграть данную ситуацию, прошу подсказать.

18 февраля 2018, 11:52

Может быть, здесь что-то нужное для себя найдёте.

Согласно ч.3 ст. 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары , неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с
обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и
может ущемить законные интересы такого обладателя.

Как следует из положений ст. 1515 ГК РФ товары , этикетки, упаковки товаров ,
на которых незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров
о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 23.09.2015 отмечено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров , их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров , условия их реализации (в том числе общее
место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей,
традиционный или преимущественный уклад использования товаров .
Кроме того, однородные товары - это товары , не являющиеся идентичными во всех
отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут
быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную
регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее — Методические рекомендации № 198), однородными между собой могут быть признаны товары и услуги.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений,
предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность
смешения и, следовательно, шире диапазон товаров , которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических
рекомендаций № 198).

В Вашем случае можете попробовать ссылаться на необходимость использования знака не только на продукции, но и на этикетках, упаковке. Но, однако, сложно Вам придётся, если руководство грамотное. Желаю удачи.

18 февраля 2018, 13:03
Сергей Вишневский
Сергей Вишневский
Юрист, г. Краснодар

Но моя задача убедить руководство, что несмотря на то, что тюбинг не входит в зону охраны ТЗ, маркировать его изображением чужого ТЗ необходимо только с согласия Правообладателя, и, желательно, заключить лицензионный договор. Помогите, подобрать обоснованные доводы.

Антонина

Антонина, здравствуйте!

Обоснованные доводы со ссылкой на законодательство подобрать Вам не удастся, поскольку, если читать Закон буквально, то ничего лучше чем сослаться на ст. 1229 ГК РФ не придумаешь.

Действительно, в п. 3 ст 1484 ГК прямо указано, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для определения однородности товаров применяются Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания".

Если однородность не очевидна (а ее насколько понимаю в Вашем случае нет), то обосновать с железобетонной ссылкой на НПА вряд ли удастся.

При этом, в судебной практике есть случаи, когда суды выходят за пределы данной нормы и однородность носит достаточно широкий характер, как правило это касается товарных знаков, пользующихся широкой известностью. В таких случаях суды исходят из возможности недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате использования товарного знака с широкой известностью и популярностью.

Сослаться тут также можно на ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Кроме того, в силу ст. 10 Гражданского кодекса РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Можно попробовать говорить здесь о злоупотреблении правом.

Вообщем, если подытожить, учитывая отсутствие в настоящее время единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, регулирующих отношения, связанные с использованием товарных знаков, определенные риски при использовании чужого ТЗ по отношению к товарам, не относящимся к зарегистрированным классам, есть, но прямого нарушения тут не будет.

Следовательно, обосновывая необходимость заключения ЛД, что-то лучше, чем ссылаться на ст. 1229 ГК РФ, в совокупности со ст.10 bis Парижской конвенции и ст. 10 ГК РФ, а также неоднозначной судебной практикой, придумать сложно.

Удачи!

23 февраля 2018, 11:36
1
0
1
0
Услуги юристов в Москве
Мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.
Похожие вопросы
389 ₽
Вопрос решен
Интеллектуальная собственность
Могу ли я продавать товар с чужим товарным знаком?
Здравствуйте. Занимаюсь продажей товаров на маркетплейсах. Закупаю оптом различные товары, в том числе с товарными знаками напрямую у производителя. Производитель может запретить мне размещать эти товары на маркетплейсах? Является ли это нарушением закона? На каком основании я вообще могу продавать товары с чужим товарным знаком?
19 мая, 14:35, вопрос №3042494, Александр Вагин, г. Москва
3 ответа
Товарные знаки, патенты
Можно ли использовать чужие товарные знаки в каталоге товаров?
Можно ли использовать фото чужих товарных знаков в каталоге товаров. Т.е. фото товаров на которых соответственные эмблемы, надписи. А рядом с фото описание товара. Но при этом, этот товар мною не продается. Каталог создаётся в целях ознакомления и сравнения товаров.
02 августа 2018, 12:35, вопрос №2068418, Александр, г. Москва
1 ответ
Интеллектуальная собственность
Можно ли использовать чужой товарный знак в рекламных целях?
Можем ли мы как юридическое лицо, использовать в рекламных целях чужой товарный знак, маркировать им подарочные "тюбинги". Сам товарный знак зарегистрирован по классам МКТУ - диагностические системы и их части для автомобильных транспортных средств. Правообладатель может нам дать письмо-согласие. Какие проблемы у нас могут возникнуть с проверяющими органами?
15 февраля 2018, 08:05, вопрос №1908946, Антонина, г. Москва
1 ответ
Товарные знаки, патенты
При каких условиях можно использовать чужой товарный знак?
Здравствуйте. Хотел бы получить консультацию по следующему вопросу. Разрешено ли законодательно использовать чужой товарный знак на товарах с целью продажи. Если говорить более конкретно, то это логотип футбольной команды, нанесенный на футболки. Сам товар отличается от того, что предоставлен в магазине клуба. Законна ли в таком случае продажа футболок с логотипом клуба частным лицом?
28 июля 2017, 22:43, вопрос №1709412, Максим, г. Ростов-на-Дону
2 ответа
Все
Письмо-согласие на использование чужого товарного знака
Здравствуйте! Необходим образец письма о том, что фирма имеет право продавать свою продукцию, используя чужой товарный знак.
20 августа 2014, 11:20, вопрос №535283, Инна, г. Сергиев Посад
1 ответ
Дата обновления страницы 26.02.2018