Предоставить ООО право продавать ПО так чтобы права на все доработки принадлежали мне

Question

Здравствуйте, Я зарегистрировал ООО и хотел бы передать этому ООО неисключительные права для перепродажи лицензий на программу для ЭВМ. При этом я (Лицензиар) хочу передать этому ООО исходный код на следующих условиях: --- 1. ООО может продавать лицензии на ПО по тем ценам, по которым считает нужным. 2. Права для ООО передаются безвозмездно сроком на 1 год. 3. ООО получает исходный код ПО и вправе вносить любые необходимые доработки в исходный код, которые способствуют продажам лицензий. ООО может привлекать для этого необходимые ресурсы за свой счет: программистов, маркетологов, технических специалистов, и т.д. 4. Исключительные права на все сделанные доработки, возникающие в результате дальнейшей работы с программным обеспечением принадлежат изначальному Лицензиару, т.е. мне и ООО обязано отправлять исходный код и другие артефакты, полученные в результате работы над продуктом, по электронной почте каждый отчетный период. 5. Лицензиар может отозвать лицензию у ООО при снижении порога продаж. При этом ООО теряет все свои права и исключительные права остаются у Лицензиара. --- Вопросы: 1. Есть ли среди этих пунктов такой, который можно признать ничтожным/некорректным по каким-либо причинам? 2. Чист ли данный договор с точки зрения налогов, если Лицензиар ИП и передает права безвозмездно в обмен на Исключительные права на изменения со стороны ООО. 3. Нужно ли что-то изменить? Краткое пояснение, Я как Лицензиар хочу чтобы ООО приняло на себя все риски по сопровождению и продажам ПО. При этом я хочу оставить Исключительные права и права на все дальнейшие доработки, сделанные ООО за собой. Подходит ли этот способ?

Ирина Фролова · Answer

Здравствуйте, Николай! 2. Чист ли данный договор с точки зрения налогов, если Лицензиар ИП и передает права безвозмездно в обмен на Исключительные права на изменения со стороны ООО. Николай Согласно ст.1235 ГК РФ 5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное .5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное. То есть, данный пункт имеет место быть и не противоречит законодательству РФ. 3. ООО получает исходный код ПО и вправе вносить любые необходимые доработки в исходный код, которые способствуют продажам лицензий. ООО может привлекать для этого необходимые ресурсы за свой счет: программистов, маркетологов, технических специалистов, и т.д. 4. Исключительные права на все сделанные доработки, возникающие в результате дальнейшей работы с программным обеспечением принадлежат изначальному Лицензиару, т.е. мне и ООО обязано отправлять исходный код и другие артефакты, полученные в результате работы над продуктом, по электронной почте каждый отчетный период. Николай 1. Есть ли среди этих пунктов такой, который можно признать ничтожным/некорректным по каким-либо причинам? Николай Согласно ч.1 указанной статьи Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. То есть, доработки делать можно. 3. Нужно ли что-то изменить? Николай Согласно ст.1236 ГК РФ 1. Лицензионный договор может предусматривать :1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). Согласно ч.6 ст.1235 ГК РФ Лицензионный договор должен предусматривать :1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации . То есть, обязательно четко нужно прописать предмет договора и способ использования кода. Желаю удачи!

Александр Самарин · Answer

Здравствуйте. 4. Исключительные права на все сделанные доработки, возникающие в результате дальнейшей работы с программным обеспечением принадлежат изначальному Лицензиару, т.е. мне и ООО обязано отправлять исходный код и другие артефакты, полученные в результате работы над продуктом, по электронной почте каждый отчетный период. Николай С моей точки зрения, тогда нужно будет включать в договор условие о такой передачи прав на доработки и изменения Вам. В остальных пунктах нет по-моему мнению каких то противоречий с законом. Статья 1236. Виды лицензионных договоров 1. Лицензионный договор может предусматривать: 1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия); Статья 1235. Лицензионный договор 1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. 2. Чист ли данный договор с точки зрения налогов, если Лицензиар ИП и передает права безвозмездно в обмен на Исключительные права на изменения со стороны ООО. Николай ст. 1235 ГК РФ 5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить л ицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. 5.1 . Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное. У Вас не коммерческие организации с 2-х сторон. Так что не противоречит на мой взгляд. 3. Нужно ли что-то изменить? Николай По п. 4 я бы предусмотрел отдельный договор на передачу исключительных прав на все отдельные доработки, которые являются самостоятельным объектом авторского права, Вам.

Богдан Семенюта · Answer

Добрый день! Прежде всего надо отметить: У Вас не коммерческие организации с 2-х сторон. Так что не противоречит на мой взгляд. Самарин Александр ООО — это коммерческая организация, ИП — это лицо, особым образом зарегистрированное для коммерческой деятельности. Просто у Вас лицензия не в том объеме, чтобы на нее распространялся запрет про безвозмездное предоставление (должна быть исключительная лицензия — т.е. только этому ООО и никому больше, причем на территории всего мира и «навсегда»). Стоит указать в договоре территорию — «Россия» и запрет безвозмездности не действует. По п. 4 я бы предусмотрел отдельный договор на передачу исключительных прав на все отдельные доработки, которые являются самостоятельным объектом авторского права, Вам. Самарин Александр Тогда это надо формулировать как некий отдельный договор заказа, а также предусматривать его безвозмездность. Здесь будет еще больше вопросов, чем при имеющейся схеме. Теперь по существу вопросов: Вы должны учитывать: хотя гражданское право в Вашем случае разрешает предоставление права безвозмездно, но Налоговое право к любым безвозмездным сделкам относится крайне внимательно, и есть риск доначисления налогов. Далее, я бы в Вашем случае уходил от прямого указания на безвозмездность в договоре. В сущности, ее как таковой нет. Безвозмездная сделка — это сделка, намерение которой — одарить, т.е. передать что-то даром. У Вас же предоставление права в отношении ООО налагает на него обязанности продавать лицензии, причем, как понимаю, в неком минимально необходимом объеме, да еще передавать все права на доработку с исходными кодам. Т.е. ни о какой безвозмездности говорить не приходится. 2. Права для ООО передаются безвозмездно сроком на 1 год. Николай Вот здесь надо отнестись внимательно к условию о сроке. ООО, как понимаю, будет заключать сублизцензионные договоры (кстати, право на их заключение надо прямо указать в договоре между ИП и ООО). Срок сублицензионного договора не может быть больше лицензионного. Вряд ли у Вас есть намерение предоставлять лицензии клиентам ООО на срок год и меньше (ведь с каждым днем срок будет все меньше). Видимо, под годовым сроком Вы имеете в виду срок, в течение которого будут происходить продажи лицензий. Так и надо писать в договоре. При этом отдельно указать срок собственно лицензионного договора — т.е. срок, в течение которого можно использовать ПО клиентами. Например, если срок такого использования Вы не ограничиваете, то такой срок будет равен сроку действия исключительного права на ПО. В целом схема по договору жизнеспособна, но я считаю, Вам следует обратиться к юристу за составлением такого договора либо составить его и показать юристу — такой договор в типовых формах Вы не найдете, а формулировки, которые Вы указали хоть и нормальны по своей сути, но юридически не вполне корректны. Особо Вам надо уделить внимание способам использования ПО (кроме явно необходимой модификации также нужно прямо указать на воспроизведение и, наверное, распространение — зависит от конкретного способа реализации ПО). Также проработать формулировки по возмездности/безвозмездности, т.к. с одной стороны, как указал выше, договоре нельзя назвать безвозмездным, но с другой стороны, в этом случае нужно решить вопрос вознаграждения — оно должны быть либо определено либо определимо.