Как исправить несоответствие изображения и описания при регистрации комбинированного товарного знака

изображение не соответствует описанию — в описании слово присутствует, а в изображении — только логотип.

 Добрый день! В таком виде товарный знак не зарегистрируют, нужно полное соответствие изображения описанию.

Но основная идея была — чтобы потенциальные «патентные тролли» или недоброжелатели не могли воспользоваться ни логотипом, ни словом.

 Если товарный знак будет зарегистрирован, то его использование другими сайтами будет наказуемо, ответственность предусмотрена ст.1515 ГК РФ

2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/44bf2477089f6ece7185aaf3e37bae5ace2954cf/

Нужно ли подавать в этом случае две заявки — на логотип отдельно, и на словесный знак отдельно? Что сейчас лучше сделать — скорректировать описание, или предоставить каким-то образом скорректированное изображение?

По двум заявкам у Вас будет два товарных знака, то есть, в одном товарном знаке Вы не сможете использовать и изображение, и описание одновременно.

предоставить каким-то образом скорректированное изображение?

В заявке должно быть и изображение, и описание. В таком случае в порядке ст.1504 ГКРФ Вам выдадут свидетельство на товарный знак:

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/469a644b9742506e0e54db4084ec713149cdec57/

Здравствуйте!

Согласно ч. 2 ст. 1497 ГК РФ,

Экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака (заявленного обозначения).

Формальная экспертиза, проводимая в течение одного месяца с даты подачи заявки (ст. 1498 ГК РФ), направлена на проверку наличия необходимых документов и их соответствия установленным требованиям. В рамках формальной экспертизы Роспатент проверяет, среди прочего, соответствие изображения заявленного обозначения его описанию, указанному в графе под кодом 571 заявки.

Пункт 29 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482

Требования к оформлению описания заявляемого обозначения.

Описание заявляемого обозначения служит для пояснения существа обозначения, его идентификации и не является обязательным элементом заявки, необходимым для установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 8 статьи 1492 Кодекса. Описание заявляемого обозначения приводится в заявке под кодом 571.

Описание заявляемого обозначения должно включать характеристику его вида (например, комбинированное обозначение), указание на составляющие элементы (словесные, изобразительные и иные) и их смысловое значение. Изображение товарного знака, приложенное к заявке, должно в точности соответствовать описанию, чтобы обеспечить идентификацию заявленного обозначения. Несоответствие изображения описанию является основанием для направления запроса о предоставлении дополнительных материалов или корректировке документов.

В Вашем случае Роспатент выявил несоответствие между описанием товарного знака, включающим словесный и изобразительный элементы, и приложенным изображением, содержащим только логотип. Это нарушение формальных требований, поскольку комбинированный товарный знак, указанный в описании, предполагает наличие обоих элементов в изображении. Согласно подп. 1 п. 27 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482,

Изображение заявляемого обозначения представляется в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается государственная регистрация товарного знака (далее — регистрация товарного знака).

Отсутствие словесного элемента в изображении делает заявку неполной, так как Роспатент не может идентифицировать заявленное обозначение в том виде, в каком Вы намерены его зарегистрировать. Если не устранить это несоответствие, Роспатент может признать заявку отозванной по истечении срока для ответа на запрос, который составляет два месяца с момента направления запроса.

Вы можете предоставить новое изображение, которое будет включать как логотип, так и словесный элемент, указанный в описании.

Для подачи исправленного изображения необходимо направить в Роспатент ответ на запрос формальной экспертизы, приложив новое изображение и пояснительное письмо, в котором указывается, что изменения вносятся для устранения выявленного несоответствия, при этом внесение изменений в изображение не должно изменять существо заявленного обозначения.

Можете изменить описание товарного знака, исключив из него упоминание словесного элемента, чтобы оно соответствовало приложенному изображению, содержащему только логотип. В этом случае заявка будет рассматриваться как заявка на регистрацию изобразительного товарного знака. Для этого необходимо подать заявление об исправлении материалов заявки, указав, что описание корректируется для приведения в соответствие с изображением (ч. 2 ст. 1497 ГК РФ).

В период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Но этот вариант имеет существенный недостаток. Исключение словесного элемента из описания лишит Вас возможности зарегистрировать слово как часть товарного знака. Если конкуренты или «патентные тролли» зарегистрируют сходное слово как товарный знак или начнут использовать его в доменном имени, Вы не сможете ссылаться на приоритет Вашего товарного знака для защиты слова.

С учетом Вашей цели, предпочтительным является первый вариант.

Комбинированный товарный знак регистрируется как единое обозначение, и правовая охрана предоставляется именно этой комбинации. То есть регистрация комбинированного знака защищает логотип и слово только в их сочетании, но не предоставляет отдельной охраны каждому элементу.

Доброго времени суток, Алексей!

Согласно пункту 2 статьи 1497 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Вы вправе до принятия решения по результатам экспертизы дополнить, уточнить или исправить материалы заявки, в том числе заявленное обозначение.

Однако если эксперт сочтет, что новое обозначение существенное отличается, то откажет в дополнении, уточнении или внесении изменений и тогда нужно будет подавать новую заявку, уже на новый товарный знак.

С уважением,

Артем Гагикович!

Добрый день, Алексей

Дополню. 

Не стоило переживать из — за патентных троллей, поскольку у Вас охрана обозначения с даты подачи заявки  в соотв. со ст. 1491 ГК РФ, то есть нужно было сразу же направлять изображение+текст. Соответственно, если кто-то решит использовать  наименование в качестве доменного имени, Вы сможете предъявить ему претензии, опираясь на документы о регистрации товарного знака и дату поданной заявки. 

Не соглашусь с мнением, что в случае регистрации двух товарных знаков, Вы не сможете их «использовать одновременно»: и слово, и изображение. Вы будете правообладателем и можете размещать оба знака вместе либо отдельно друг от друга на своих ресурсах и продукции. Но в этом случае Вам придется оплатить государственную пошлину в полном объеме по тем же классам МКТУ, как и по первоначальному знаку (изображение). Такая регистрация дает хороший уровень защиты, но и более дорогостоящая процедура.  

Регистрация смешанного товарного знака (изображение+текст) более экономный вариант. Как правило, большинство заявителей выбирают именно его. При этом, если наименование и изображение сами по себе достаточно оригинальные, а конкуренты решат использовать словесную часть отдельно, Вы все равно сможете обратиться к ним с требованием о прекращение таких действий, а при отказе в суд. Риск отказа в суде есть, если словесная часть и изображение воспринимаются потребителем, как единое целое. То есть сама по себе словесная часть отдельно от изображения не вызывает ассоциаций с товарным знаком. 

Поскольку сейчас уже выбран вариант подачи смешанного знака, то есть вариант 2, и есть не соответствие между описанием и изображением товарного знака, стоит направить в ФИПС материалы с новым изображением, включающем словесную часть и соответствующем описанию. Только в этом случае Вы сохраните приоритет на словесную часть с первоначальной даты подачи. Предоставить новые материалы Вы можете через АРМ регистратор  в электронном виде.  Если ранее подавали заявку в бумажном виде по почте, то придется первоначально подать ходатайство о переходе в АРМ- регистратор.  Проблема в том, что нельзя гарантировать, что ваше дополнение будет учтено, поскольку ст. 1497 ГК РФ:

Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Ваш аргумент наличие верного описания в отношение и изображения, и текста.  Нужно еще смотреть запрос ФИПС, чтобы определиться с правильными действиями. Если они предлагают Вам изменить описание, тогда ваш вариант — сделать это+подать заявку на словесный элемент. Минус этого способа в том, что дата подачи заявки на словесную часть будет позже и придется уплатить гос пошлину. Если не ответить ФИПС верно в соотв. с запросом, скорее всего получите отказ в принятие заявки к рассмотрению. То есть и в отношение изображения у вас не будет приоритета.