Регистрация товарного знака в разных написаниях, латинским и кириллицей

Сергей, добрый день!

Согласно ч. 3 ст. 1484 ГК РФ

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Также, согласно п. 1 ч. 6 ст. 1483 ГК РФ

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:
1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

Из приведенных норм права видно, что  действующее законодательство направлено на то, чтобы не допустить существование двух и более товарных знаков, сходных до степени смешения, зарегистрированных разнвми правообладателями в отношении однородных товаров.

 При решении вопроса о том, сходны ли рассматриваемые товарные знаки до степени смешения, слкдует руководствоваться Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов». Вот здесь https://legalacts.ru/doc/prikaz-fgbu-fips-ot-20012020-n-12-ob-utverzhdenii/

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 и № 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Проще  говоря, при наличии зарегистрированного товарного знака, имеющего условное название «Arbuz» либо заявки на регистрацию товарного знака, которая не признана отозванной, лицо, подавшее заявку на регистрацию  товарного знака «Арбуз», получит отказ по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 6 ст. 1483 ГК РФ  (см. выше), поскольку знаки будут признаны экспертами сходными до степени смещения. В моей  практике был подобный случай, когда на регистрацию было подано словесное обозначение, написанное латиницей, и был получен отказ, поскольку данное слово, но написанное кириллицей, уже было зарегистрировано в качестве товарного знака.

На основании изложенного, полагаю, что нет объективных причин регистрировать словесное обозначение сразу двумя способами: на латинском и на кириллице — достаточно выбрать какое-то одно написание.

Подавать две различные заявки имеет смысл в том случае, когда товарные знаки будут отличаться настолько, что их нельзя будет признать сходными до степени смешения, например словесное и комбинированное обозначения, при условии, что словесный элемент не будет занимать в комбинированном обозначении доминирующего положения.

Здравствуйте, Сергей.

По просьбе администрации сайта хочу дополнить ответ коллеги:

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пунктам 5.2.1, 5.2.2 указанных Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении.Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Таким образом,  ТЗ «Arbuz» и ТЗ «Арбуз» могут быть признаны схожими до степени смещения. Если Вы допустим зарегистрируете товарный знак Арбуз, то скорее всего ТЗ «Arbuz»  не пройдет регистрацию ТЗ,  согласно ст. 1497, 1499 ГК РФ.

Сергей, здравствуйте, по просьбе администрации Сайта, позвольте мне также принять участие в ответе на Ваш вопрос.

Прежде всего, присоединюсь ко всему ранее сказанному моими коллегами по Вашему вопросу и не стану дублировать их ответы, а перейду непосредственно к ответу на Ваш основной вопрос: следует ли регистрировать ТЗ в обоих транскрипциях: русской и латинской?

С точки зрения практики — такого смысла нет совершенно, поскольку в данном случае принципиальное значение имеет именно такое понятие как «смешение».

При этом, при определении факта смешения, – оцениваются в том числе фонетический и графический признаки, размер и цвет шрифта, расположение надписей, логотипов, их размеры и внешняя форма, их доминирующие элементы. Также устанавливаются однородность продукции и ее восприятие потребителем (определение Верховного Суда РФ от 30.06.2017 № А51-8585/2016, постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.04.17 № А33-13207/2016, от 23.06.17 № А14-8230/2016). 

Таким образом, совершенно не важно комбинированный у Вас ТЗ и в какой транскрипции — если фонетически звучание будет схоже с Вашим ТЗ, который по дате приоритета будет более ранним то в регистрации ТЗ в другой транскрипции будет отказано.

И даже если гипотетически произойдет невероятное и такой ТЗ будет зарегистрирован — Вы всегда сможете оспорить такую регистрацию в том числе используя дополнительное основание - ст. 14.6. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите конкуренции» (Определение Верховного Суда РФ от 11.07.2017 № 308-ЭС17-3085 по делу № А53-22718/2016.; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2016 № С01-1073/2016 по делу № А40-163397/2015.; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2016 по делу № А56-17568/2016.; Определение Верховного Суда РФ от 11.07.2017 № 308-ЭС17-4299 по делу № А53-22717/2016.; Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.09.2017 по делу № А56-51679/2016.; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2018 г. по делу № А56-51679/2016; Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае с практической точки зрения большее значение имеет такая категория как МКТУ — перечень классов по которым такой ТЗ регистрируется, вот тут если средства позволяют надо максимальное количество классов охватить, поскольку при проведении проверки заявки на регистрацию ТЗ важнейшей категорией является определение имеет ли место пересечение деятельности двух субъектов в однородной или смежной деятельности, то есть, имеет ли место общий «рынок», общий «потребитель», схожие товары и услуги, поэтому принципиальным является закрепить свой приоритет в как можно большем количестве подходящих классов МКТУ.

Если у Вас остались вопросы, задавайте, с радостью отвечу. 

С уважением, Лупу А.А.