Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какой документ лучше составить на ТЗ нерезидента РФ при контрактном пр-ве?
Добрый день!
Есть две компании, являющиеся подразделениями одного международного холдинга. Имеется договор на контрактное производство между компанией А (резидент РФ) и компанией Б (Казахстан) на выпуск продукции, предназначенной только для рынка Казахстана. Компания Б хочет при этом, чтобы компания А при выпуске продукции по данному договору использовала товарный знак компании Б. Товарный знак компании Б имеет защиту в Российской Федерации со сроком истекающим в этом году. Вопросы в связи с этим следующие:
- необходимо ли заключение лицензионного соглашения на использование товарного знака или достаточно предоставления со стороны компании Б письма-согласия? Не будет ли это являться нарушением российского законодательства?
- как быть, если правообладатель - компания Б ещё не продлили срок действия своего товарного знака в РФ?
- можно ли обойтись только письмом-согласием со стороны компании Б на использование товарного знака на безвозмездной основе?
Кроме того, хотелось бы также знать, можно ли заключать лицензионное соглашение (письмо-согласие), если товарный знак не имеет никакой защиты в Российской Федерации. Более того, в РФ зарегистрирован товарный знак в тех же классах, с которым товарный знак казахстанской компании имеет схожесть до степени смешения, т.е. компания Б не сможет получить защиту в РФ своего товарного знака. Речь также идет о выпуске продукта, который будет отправляться на казахстанский рынок. Большое всем спасибо заранее.
Здравствуйте, Вячеслав.
— необходимо ли заключение лицензионного соглашения на использование товарного знака или достаточно предоставления со стороны компании Б письма-согласия? Не будет ли это являться нарушением российского законодательства?
Вячеслав
Да, необходим договор. Обусловлено это тем, что на основании п. 2 ст. 1490 ГК РФ предоставление по договору права использования ТЗ подлежит государственной регистрации.
— как быть, если правообладатель — компания Б ещё не продлили срок действия своего товарного знака в РФ?
Вячеслав
Заключать договор на срок действия исключительного права на ТЗ, т.е. до того момента, пока действует нынешняя регистрация. После продления этой регистрации — заключать новый договор.
Ст. 1491 ГК:
1. Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки.
2. Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.
На основании п. 4 ст. 1235 ГК срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
— можно ли обойтись только письмом-согласием со стороны компании Б на использование товарного знака на безвозмездной основе?
Нет. Договор в письменной форме необходим, + гос. регистрация перехода права использования ТЗ. Возмездность или безвозмездность не является критерием для определения формы договора.
Можно и нужно.
На основании положений ст. 6 Парижской Конвенция по охране промышленной собственности знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения. Под «Союзом» имеются в виду государства, подписавшие Конвенцию или присоеденившиеся к ней, в том числе РФ и РК.
Добрый день, Игорь
Большое спасибо за Ваш ответ. Я правильно понимаю, что несмотря на то, что продукт будет производиться (скорее всего, по договору контрактного производства) в России и направляться в Казахстан, Казахстанская компания должна заключить лицензионное соглашение и предоставить российской компании право на использование данного товарного знака? Т.е. производство по сути будет являться введением в гражданский оборот. Так?
И если не заключать договор - какие будут риски у каждой из сторон?
Еще раз большое спасибо за Вашу консультацию.
С уважением,
Вячеслав