Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какое обоснование необходимо предоставить в ФИПС, чтоб завершить регистрацию товарного знака схожего по звучанию с уже зарегистрированным знаком?
Здравствуйте.
При регистрации товарного знака на этапе проведения экспертизы выяснилось что наш ТЗ сходен с другим уже зарегистрированным ТЗ. Сходство оказалось по звучанию (написание в данном случае разное, у нас название на английском языке, а у сходного знака такое же слово написано на русском как звучит на английском FORCE - ФОРС), также совпал класс МКТУ в части совпадения одной услуги, которую мы заявляли для регистрации ТЗ. В связи с этим наш ТЗ не может быть зарегистрирован.
Подскажите, что в таком случае возможно и необходимо сделать, чтоб завершить регистрацию нашего ТЗ, не меняя класс МКТУ? И возможно ли в принципе что-либо сделать чтоб завершить регистрацию ТЗ?
Константин! Добрый день!
Согласно ч. 6 ст. 1483 ГК РФ
Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:
…
2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
…
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем
Вы пытались выяснить, используется ли правообладателем «конкурирующее» обозначение?
Если «конкурирующее» обозначение не используется правообладателем и сходство между ним и Вашим обозначением такое, как Вы описываете в тексте вопроса, есть смысл обратиться к правообладателю с запросом о даче разрешения на регистрацию Вашего обозначения в качестве товарного знака — в моей практике бывали случаи. когда такое разрешение выдавалось, и сходное обозначение успешно регистрировалось в качестве товарного знака. Обратите внимание, что решение не может быть отозвано правообладателем по причине того, что он передумал.
Это самый простой и верный вариант решения проблемы.
Здравствуйте. Я бы хотела подробнее разъяснить вопрос о возможности признания таких обозначений сходными. Дело в том, что только лишь фонетическое сходство не является безусловным основанием для отказа в регистрации товарного знака.
Если визуально ТЗ различаются, написаны различным шрифтом (например заглавные и строчные буквы), а также русские и латинские буквы, графический элемент в составе ТЗ, невозможность регистрации становится спорным моментом. В качестве примера приведу заключение Палаты по патентным спорам Роспатента по возражениям от 21.04.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 411180 по заявке N 2008737952/50 с приоритетом от 08.12.2008 на имя ООО «САМУРА», Москва (далее — правообладатель) для товаров и услуг 08, 21, 37 классов МКТУ, согласно сделанным выводам:
Сравниваемые обозначения также производят различное визуальное впечатление, поскольку при их написании использованы различные виды шрифтов (строчные — в оспариваемом товарном знаке и заглавные — в противопоставленном товарном знаке), кроме того, в оспариваемом товарном знаке присутствуют оригинальные изобразительные элементы в виде иероглифов.
Таким образом, анализируемые товарные знаки не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные семантические и графические отличия. При этом наличие фонетического сходства знаков в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку для российского потребителя очевидна семантика противопоставленного товарного знака «SAMURAI» (совпадает по звучанию и смыслу с лексической единицей русского языка «самурай»), а словесный элемент «samura» оспариваемого товарного знака воспринимается как фантазийный.
В представленном примере оба обозначения совпадают друг с другом за исключением одной буквы «I», также один из элементов имеет графическое изображение в виде иероглифов. Заинтересованным лицом было подано возражения против регистрации ТЗ, однако комиссия не нашла оснований для их удовлетворения.
То есть, фонетическое сходство при различном смысловом значении и графических отличиях, не является безусловным отказом. Но не в вашу пользу смысловое сходство данных обозначений, так как оба и на русском, и на английском — «сила». Так, ТЗ «Московская ночь» и «Moskow night», были признаны сходными до степени смешения. Поэтому, возможно стоит подумать об изменении ТЗ в трех плоскостях (добавление графических элементов, изменение семантического значения и фонетического звучания путем добавления второго слова, например, ТЗ «Русский титан» и «ТITAN WILD» не являются сходными — Постановление суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 6 июля 2016 года по делу N А04-11284/2015.
По поводу регистрации ТЗ без каких лицо изменений, о которых я выше написала, это возможно только с согласия правообладателя в соответствии со ст. 1483 ГК РФ. Такое согласие оформляется по требованиям ФИПС — Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 190 от 30.12.2009г «Об утверждении рекомендаций по применению положения Гражданского Кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя». Такое согласие действительно решит ваши проблемы, если Вы получили предварительный отказ в регистрации или же планируете подавать жалобу в Палату по патентным спорам. Возражения могут быть поданы в течении 3-х месяцев с момента получения отказа, к ним прикладывается согласие правообладателя.
Требования к согласию предусмотрены в вышеуказанном Приказе, согласие должно быть предоставлено в оригинале, в котором указываются полные сведения о лице, предоставляющем согласие и лице, получающем согласие. В их числе полное наименование юридического лица, либо ФИО для физических лиц, местонахождение лица или адрес регистрации, данные свидетельства о регистрации ТЗ, название товарного знака, номер заявки ТЗ заявителя, перечень товаров, услуг, в отношении которых дается согласие. Все данные должны совпадать с информацией, которая уже находится в Гос. реестре ТЗ.
Отмечу, что даже при наличии согласия регистрация невозможна в случае тождественности ТЗ или, если сходство близко к тождеству. Это опять же индивидуально решается в каждой конкретной ситуации. Учитывайте, что на практике такое согласие дается только при выплате значительного вознаграждения.
Еще один вариант, исходя из ст. 1486 ГК РФ досрочное прекращение правовой охраны, если ТЗ не используется непрерывано в течении трех лет.
В этом случае Вы можете направить правообладателю предложение об обращении в ФИПС для отказа от прав на ТЗ, либо предложить заключить договор об отчуждении исключительных прав на ТЗ.
Если правообладатель никак не отреагирует на ваше предложение, можно обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Но этот вариант, только, если правообладатель реально не использует ТЗ непрерывно в течении трех лет.
Если Вы уверены, что «конкурирующее» обозначение не используется правообладателем, можно также инициировать процедуру досрочного прекращения правовой охраны данного товарного знака. Эта процедура описана в ст. 1486 ГК РФ.
Но эта процедура довольно длительная по времени, и Вы можете не уложиться в шестимесячный срок, который по закону дается для представления возражений, и придется подавать ходатайство о его продлении
Если мы договоримся с правообладателем «конкурирующего» обозначения и он даст разрешение на регистрацию нашего обозначения, то в данном случае нам от него потребуется официальное письмо, которое мы можем приложить для обоснования, чтоб нашу регистрацию не аннулировали в ФИПС?