Использование товарного знака, договор

Правомерность использования товарного знака подтверждается только лицензионным договором. В противном случае, у компании «Б» возникают риски  того, что в один прекрасный момент компания вдруг решит подзаработать на этом самом дела и потребует выплаты компенсации, предусмотренной ст. 1515 ГК РФ в размере до 5 млн. рублей.

Добрый день, Маргарита.

Вообще, любой договор о распоряжении исключительным правом на товарный знак подлежит обязательной государственной регистрации в силу прямого указания ст. 1490 ГК РФ:

Договор об отчуждении исключительного права на
товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры,
посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на
товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат
государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти
по интеллектуальной собственности.

Поскольку исключительное право на товарный знак непосредственно связано с регистрацией в федеральном органе исполнительной власти (опустим то обстоятельство, что исключительное право на ТЗ возникает с даты приоритета, а не с даты регистрации), то никому по договору предоставить право использования (а это один из способов распоряжения исключительным правом) без государственной регистрации такого договора невозможно.

Конечно, письмо-согласие написать можно, но какое-то правовое значение у такого письма с точки зрения закона отсутствует ввиду императивного указания ГК РФ о порядке распоряжения правом на средства индивидуализации.

Вывод: если хочется сделать всё правильно и исключить риски возможного иска от правообладателя товарного знака (такое бывает, когда «дружба кончилась» по каким-то причинам) с гарантированным взысканием компенсации, то нужно заключать лицензионный договор и регистрировать его.

С уважением, Бардов Иван.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.Согласно п. 1 ст. 1490 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.Отсутствие зарегистрированного лицензионного договора является нарушением и квалифицируется как незаконное использование товарного знака, что влечет возникновение административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.Таким образом, в описанной ситуации использование товарного знака с согласия правообладателя, но без заключения договора является нарушением исключительного права на товарный знак.

Договор об отчуждении
исключительного права является одной из
форм распоряжения исключительным правом (ст. 1233). К нему применяются
общие правила об обязательствах (ст. 307-419) и о договоре (ст. 420-453).

Общие правила регулирования
договора об отчуждении исключительного права содержатся в ст. 1234 ГК. В
соответствии с правилами п. 1 ст. 1488 ГК одна сторона, именуемая
правообладателем, передает или обязуется передать другой стороне
(приобретателю) исключительное право. Передается (отчуждается) принадлежащее
правообладателю исключительное право в полном объеме в момент государственной
регистрации договора.

Исключительное право к
приобретателю переходит в момент государственной регистрации договора в
Роспатенте. Порядок регистрации устанавливается патентным ведомством.

В п. 2 ст. 1488 ГК речь идет о
недопустимости отчуждения исключительного права, если такое отчуждение может
явиться причиной введения потребителя в заблуждение. ГК предусмотрено
предотвращение введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Требование обусловлено
необходимостью защиты прав потребителей, у которых маркированный товарным
знаком товар ассоциируется с определенным производителем.

Следовательно, компания «А», передав
компании «Б» исключительные права в полном объеме, не вправе производить
отчуждение исключительного права третьему лицу.

В этом случае признание через суд
компанией «Б» договора между компаниями «А» и «В» недействительным оправдано и
законно. В то же время компания «Б» имеет полное право предъявить к компании «В»
требование о возмещении убытков, либо вправе требовать по своему выбору от
нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в
размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению
суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости
товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере
стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены,
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное
использование товарного знака. (ст. 1515 ГК РФ)

В данном случае также спорно
признание компании «В» добросовестным приобретателем, поскольку согласно ст. 302
ГК РФ Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его
отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный
приобретатель) – при исчерпании всех доступных способов проверки данного
обстоятельства, то собственник вправе истребовать это имущество от
приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом,
которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у
того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Спорность статуса добросовестного приобретателя компании «В» обусловлена тем,
что лицо вправе было уточнить статус товарного знака как объекта исключительного
права на официальном портале Роспатента.

В соответствии с Постановлением
Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. N 6-П права лица, считающего себя
собственником имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к
добросовестному приобретателю с использованием правового механизма,
установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 настоящего Кодекса. Такая защита
возможна лишь путем удовлетворения виндикационного иска, если для этого имеются
те предусмотренные статьей 302 настоящего Кодекса основания, которые дают право
истребовать имущество и у добросовестного приобретателя

Источники: ГК РФ, Постановление
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 года № 10/22, Постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2011 N 17АП-8684/2011-ГК
по делу N А60-9932/2011