Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Договор на использование российского ТЗ между иностранными юр.лицами
Колллеги, добрый день!
Прошу помощи в след. задаче.
Дано - товарный знак, зарегистрирванный в Роспатенте.
Правообладатель - наша компания, зарегистрированная в BVI (Британские Вигринские острова)
Задача: заключить лицензионный договор на использование ТЗ на территории всех стран мира с другой нашей компанией, зарегистрированной на Сейшелах.
Договор панируется сделать безвозмездным, с указанием, что при использовании ТЗ лицензиат будет способствовать повышению рыночной его стоимости, продвигать его на рынке в целях повышения капитализации.
Вопросы:
1. с учетом родственной связи лицензиата и лицензиара (владельцы-одни и те же лица) каким максимально простым и наименее затратным способом оформить лицензионный договор?
2. Как вариант - для исключения необходимости регистрации в Роспатенте и привлечения панетного поверенного ( по причине того, что обе стороны - иностранные юрики) - вывести договор из под юрисдикции РФ, указав применимое право иной страны (какой?)
3. Защита ТЗ действует только на территории РФ. Грамотно ли в договоре ссылаться на свид-во Роспатента и указывать при этом территорию действия лицензии - все страны мира? Ели не грамотно, то как должно быть.
Заранее спасибо!
Здравствуйте, Мария!
Вопросы:
1. с учетом родственной связи лицензиата и лицензиара (владельцы-одни и те же лица) каким максимально простым и наименее затратным способом оформить лицензионный договор?
Мария
Лицензионный договор, тут других вариантов нет… Формально ведь это два разных юридических лица.
2. Как вариант — для исключения необходимости регистрации в Роспатенте и привлечения панетного поверенного ( по причине того, что обе стороны — иностранные юрики) — вывести договор из под юрисдикции РФ, указав применимое право иной страны (какой?)Мария
Регистрируется не сам договор, а предоставление права использования ТЗ:
п. 2 ст. 1490 ГК РФ:
2. Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 настоящего Кодекса.
При этом, никаких изъятий относительно того, иностранные лица заключают лицензионный договор или нет — в данной норме не содержится.
В 1232-й статье содержится более конкретное правило:
2. В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Опять же, никаких исключений для иностранных лиц не сделано. Поэтому вывод таков — регистрация перехода права необходима. Без неё договор будет недействительным.
Что же касается применимого права к договору, то в данном случае к форме сделки применимо только право России, об этом прямо говориться в п. 3 ст. 1209 ГК:
3. Если сделка либо возникновение, переход, ограничение или прекращение прав по ней подлежит обязательной государственной регистрации в Российской Федерации, форма такой сделки подчиняется российскому праву.
3. Защита ТЗ действует только на территории РФ. Грамотно ли в договоре ссылаться на свид-во Роспатента и указывать при этом территорию действия лицензии — все страны мира? Ели не грамотно, то как должно быть.Мария
Да, верно, только в России. Международной регистрации у Вас ведь нет.Проблема может быть в том, что аналогичный ТЗ уже кем-то зарегистрирован на территории иностранного государства. И в таком случае возможно возникновение споров.
Согласен с коллегой. Если у вас есть ТЗ, зарегистрированный в России, то выдать лицензию или переуступить его вы можете только заключив договор по российскому праву. По-другому не получится, потому что для перехода прав нужна регистрация в Роспатенте, а Роспатент регистрирует только на основании договоров, заключенных по российскому праву.
Теоретически вы, конечно, можете заключить договор по праву любой страны. Но не сможете его исполнить — передать права.
Добрый день, Юрий!
Спасибо за ответ, но Вы несколько недопоняли вопрос. Он состоял не в том, чтобы нормативно подвердить необходимость регистрации права использования ТЗ по российскому зак-ву. Это и так понятно.
А в том, как, с учетом исходных данных (аффилированность и оффшорность компаний) оформить эту сделку наиболее простым способом.
Выбор применимого к договору права происходит по воле сторон. Если право РФ не устраивает по каким-либо причинам (а в данном случае оно неудобно по причине необходимости гос.регистрации перехода прав + привлечения патентного поверенного, влекущие соотв. затраты), то почему вы не выбрать иную юрисдикцию, где подобных требований нет.
Поправьте меня, если я ошибаюсь)
Вопрос, какую именно юрисдикцию выбрать, и как быть с отсутствием международной защиты ТЗ и желанием передать права на его использования на территории всего мира, если имеющееся свидетельство действует только в РФ?
А нет никаких «простых» способов… Он один, единственный — через лицензионный договор.
Если Вы конечно хотите передать право использования ТЗ. Если же нужно поменять правообладателя, то заключается договор об отчуждении исключительного права на ТЗ.
Ошибаетесь, потому что применимое право к форме сделки в данном случае исключительно право России. Об этом и написано в ГК, причём это императив. А гос.регистрация — это требования именно к форме сделки.
По требованиям к форме сделки — Вы ничего «выбрать» не сможете. Касательно прав и обязанностей сторон — тут можно использовать хоть право Зимбабве.
По международной защите я уже Вам своё мнение написал.