Регистрация похожего товарного знака в той же категории

Question

Есть зарегистрированный в Роспатенте действующий товарный знак, изображение которого состоит из слова на английском языке. В описании знака также указано это же слово. В переводе с нескольких иностранных языков, в том числе английского, это слово означает оттенок цвета (для примера пусть будет «Cherry» («Вишнёвый»)). У компании-владельца этого товарного знака есть одноименный сайт в доменной зоне .ru (т.е., условный cherry.ru), на нём продаются товары, соответствующие классу регистрации товарного знака. По собственной неосторожности, другая компания недавно начала работу под тем же брендом, на сайте с тем же названием, но в другой доменной зоне (условно, cherry.org). При этом, компания продаёт товары в том же классе ТЗ, что и cherry.ru, а все товары также маркирует брендом Cherry. Товары и общая стилистика у обоих компаний абсолютно разные (условно, как Peugeot и Aston Martin), но сами товары – одного и того же класса. Как второй компании минимизировать риск головной боли, связанной с ТЗ? Пока никаких исков не поступало, но хотим предупредить эти претензии. Варианты, о которых думаем сами: а. Зарегистрировать ТЗ слова вместе с доменом (т.е. товарный знак «cherry.org»). б. Сменить название, добавив к нему что-то более значительное, чем .org, что-то типа «Cherry Store». в. Аннулировать ТЗ «Cherry», поскольку слово является общеупотребимым на иностранном языке. То есть, заказать экспертизу лингвиста и вместе с ней подать заявку в Ростпатент. г. Договориться с владельцем ТЗ «Cherry» об использовании ТЗ совместно, либо получить разрешение на регистрацию ТЗ с тем же словом. В качестве аргумента использовать лингвистическую экспертизу и выдержку из закона про запрет регистрации в качестве ТЗ общеупотребимых слов. 1. Каковы наши шансы в каждом из вариантов? 2. Значительна ли разница между а. и б.? 3. Есть ли иные варианты, которые также могут сработать? 4. Правильно ли понимаем, что Роспатент регистрирует всё подряд, а потом уже, при возникновении претензий, может проверить и аннулировать ТЗ? Это к вопросу об а. регистрации похожего ТЗ и в. общеупотребимости уже зарегистрированного ТЗ.

Роман Новиков · Answer

Евгений, здравствуйте. Вопрос в первую очередь в степени похожести указанных товарных знаков: если они будут похожи до степени смешение, то, скорее всего вам откажут в регистрации. Даже если не откажут — результатом претензия оригинального Cherry может стать снятие вашего знака с регистрации. Ст. 1252 ГК РФ 6. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее , либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. ТЗ с доменом — скорее всего попросту не сработает. Аннулировать ТЗ Cherry получится вряд ли — дело не в общеупотребительности слова — дело в том, что зарегистрировано не только слово, но и само изображение товарного знака — определенный шрифт, цвет, дизайн и прочее. Если для вас принципиально использовать Cherry — ваша задача сделать ваш товарный знак решительно непохожим на конкурентов. 4. Правильно ли понимаем, что Роспатент регистрирует всё подряд, а потом уже, при возникновении претензий, может проверить и аннулировать ТЗ? Евгений Не совсем так. Проверка подаваемых заявлений производится — причём довольно тщательная. От ошибок никто не застрахован, но с таким же ТЗ вам скорее всего откажут в регистрации. С уважением, Роман Новиков

Юрий Колковский · Answer

По собственной неосторожности, другая компания недавно начала работу под тем же брендом, на сайте с тем же названием, но в другой доменной зоне (условно, cherry.org). При этом, компания продаёт товары в том же классе ТЗ, что и cherry.ru, а все товары также маркирует брендом Cherry. Евгений Здравствуйте. На мой взгляд, шансов сохранить неприкосновенным доменное имя получится вряд ли. Поскольку владелец зарегистрированного товарного знака имеет приоритет в защите. Вот как говорит об этом регистратор nic.ru Можно зарегистрировать любое свободное доменное имя, но в целях предотвращения возможных нарушений пользователю рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков, фирменных наименований, другой интеллектуальной собственности, наименований некоммерческих организаций и государственных органов, т.к. лицо, полагающее, что администрирование доменного имени его администратором нарушает права этого лица (в частности, права на товарный знак, фирменное наименование, другую интеллектуальную собственность, наименование некоммерческой организации или государственного органа), вправе предъявить претензию администратору, а также обратиться с соответствующим заявлением в суд. https://forum.nic.ru/showthrea... Что касается товарного знака, то естественно приниматься во внимание будет не только общеупотребительное слово, но и в первую очередь визуальное отображение ТЗ. А вот анализ этого и определение сходства до степени смешения есть предмет экспертизы, если таковая возникнет. В принципе Вы можете договориться с владельцем ТЗ об использовании его именно в доменном имени. Это будет с одной стороны проще, а с другой при положительном исходе позволит оставаться на том же домене без опасности того, что к Вам обратятся с иском. При этом Вы в Соглашении можете оговорить, что стороны признают, что несмотря на использование одинакового слова стороны подтверждают, что применяемой Стороной 1 торговое обозначение не сходно до степени смешения с зарегистрированным ТЗ Стороны 2 в связи с чем пользование осуществляется без нарушения прав Правообладателя.

Александр Абраменко · Answer

Товары и общая стилистика у обоих компаний абсолютно разные (условно, как Peugeot и Aston Martin), но сами товары – одного и того же класса. Добрый день! Желательно, конечно, все же знать конкретно какой товар и видеть товарный знак, а не пример сравнения, чтобы точно ответить… Но исходить буду только из письменного вопроса. Вы пишите, что Товары и стилистика компаний разные, закон запрещает использовать в отношении ТОВАРОВ, если возникает смешение. У Вас Товары, по Вашим словам абсолютно разные, стилистика разная, то, что класс регистрации товарного знака одинаков не говорит автоматически о нарушении. На мой взгляд смешения в данной ситуации не будет, а значит лишних действий делать не нужно. Согласно пункту 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.