Казусы рассмотрения споров по защите товарных знаков
Казусы рассмотрения споров по защите товарных знаков

Казусы рассмотрения споров по защите товарных знаков

Практика арбитражных судов
Автор статьи: Роман Андриянчик Роман Андриянчик
Автор статьи
Юрист сайта Правовед.RU

Юрист сайта Правовед.RU

Мотивом, побудившим автора к написанию данной статьи, является практика, приобретенная последним в арбитражных судах по спорам о защите товарного знака. А также досудебная практика, полученная в ходе защиты интересов клиента сайта Правовед.ру по аналогичным вопросам.

Глобализация товарных рынков, ускорение темпов экономического развития развивающихся стран, тенденции к повсеместной цифровизации рыночной экономики, ежеминутный вывод на рынок громадного количества новых товаров – вот некоторые из тех факторов, которые заставляют задуматься каждого предпринимателя-производителя товаров, работ и услуг о защите своих экономических интересов.

Одним из действенных инструментов защиты интеллектуальной собственности предпринимателей является индивидуализация производимых ими товаров, работ или оказываемых услуг. Целям индивидуализации, как хозяйствующих субъектов, так и производимых ими товаров, служат средства индивидуализации, предусмотренные законом.

Так, отечественное гражданское законодательство в качестве средств индивидуализации юридических лиц и производимых ими товаров называет: фирменное наименование, товарный знак (знак обслуживание), наименование места происхождения товара и коммерческое обозначение - гл. 76 ГК РФ.

Читайте также
В какие дни выплачивается пособие по безработице после признания безработным?

Как показывает практика Роспатента, как, впрочем, и судебная практика, наиболее популярным среди предпринимателей средством индивидуализации товара является товарный знак. Так, по данным статистики российские изобретатели и предприниматели за девять месяцев 2018 года подали больше заявок, чем за аналогичный период прошлого года.

Сохраняется тенденция прироста объема поступления заявок на регистрацию товарных знаков от российских заявителей по национальной процедуре: в 2018 году подано на 5,9% заявок больше, чем в 2017 году — 34,973 тысячи заявки.

Широкое использование предпринимателями товарного знака в качестве средства защиты от нарушения авторских прав на практике приводит к появлению множества разнообразных спорных ситуаций, касающихся использования компаниями схожих товарных знаков или схожих с товарным знаком обозначений (наименований). Отдельные, наиболее примечательные казусы (случаи), которые, по мнению автора, могут быть полезны и интересны для предпринимателей и практикующих юристов, мы рассмотрим в настоящей статье.

Читайте также
N 44-ФЗ ст 31. Требования к участникам закупки

Но прежде чем обратиться к рассмотрению конкретных спорных ситуаций, с целью единообразного понимания сути и содержания данной статьи, определимся с вопросами о том, что собой представляет товарный знак, и какие виды товарных знаков существуют?

Российский законодатель в ст. 1447 ГК РФ закрепил довольно скупое определение товарного знака, понимая под ним обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В то же время в научной литературе можно встретить более развернутые определения данного понятия.

Так, в частности, по справедливому мнению Я. Леликовой, товарный знак – это символ, слово или аббревиатура, которые ассоциируются у потребителя с определенной компанией или продуктом и позволяют выделиться и отличиться от конкурентов.

При этом ключевое значение в приведенных определениях, по мнению автора, принадлежит именно «различительной способности» товарного знака, т.е. способности выделить товар, работу или услугу из всего массива предлагаемых на рынке товаров, работ и т.д. Как мы увидим далее, степень «различительной способности» товарного знака зачастую играет решающую роль в разрешении конкретных судебных споров.

Между тем товарные знаки могут иметь и различные виды. Помимо названных выше изобразительных и словесных (аббревиатурных) обозначений, на практике встречаются звуковые и обонятельные товарные знаки. Кроме того, товарные знаки могут иметь комбинированный характер, т.е. включать в себя элементы товарных знаков разных видов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что товарный знак – это сложный объект права, в котором одинаково важны все его элементы и порой не только смысл и визуальный образ, но шрифт и даже цвет имеют существенное значение.

Однако для успешной защиты своих прав на товарный знак важно не только понимание его правовой природы и видовых различий, но и знание концепции механизма правовой защиты товарного знака. По мнению автора, такая концепция представляет собой совокупность правовых норм и положений судебных актов, содержащих общие правила, на основании которых суды и иные правоприменительные органы определяют сходство и различие между товарными знаками и спорными (конкурирующими) обозначениями, наименованиями.

В упрощенном варианте такая концепция, с точки зрения автора, сводится к совокупному действию нижеследующих норм и положений:

  1. в силу пп. 14 п. 1. ст. 1225 ГК РФ, товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана;
  2. согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
  3. в соответствии с Постановлением Президиума Высшего арбитражного суда РФ (далее – ВАС РФ) от 18.06.2013г. №2050/13, для признания сходства товарных знаков достаточно самой опасности проблемы использования, а не реального смешения товарного знака в глазах потребителей.
  4. обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их особенности и отдельные признаки - абз. 2 п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов от 20.07.2015г. № 482);
  5. вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует - п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 122.

Безусловно, действующее отечественное законодательство и судебные акты содержат множество иных правил, регулирующих вопросы защиты товарных знаков. Но все они носят скорее детализирующий характер по отношению к приведенным выше концептуальным нормам и положениям.

Итак, определившись с понятием товарного знака, его видами, а также общими правилами (критериями) рассмотрения судебных споров по товарным знакам, перейдем к рассмотрению конкретных практических ситуаций, связанных с оспариванием права правообладателя товарного знака и приравненных к ним обозначений.

Ситуация 1

Закрытое акционерное общество (далее по тексту - Истец), являющееся обладателем исключительного права на товарный знак «РЕГИОН», обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к одному из высших учебных заведений Ростова-на-Дону (далее по тексту – Ответчик), являвшегося правообладателем программы для ЭВМ под названием Интегрированная информационная система «МФЦ Регион». Суть заявленных исковых требований сводилась к взысканию с Ответчика 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права Истца на товарный знак «РЕГИОН». В судебном заседании представитель Истца заявил, что Ответчик в рамках своей деятельности передавал третьим лицам в рамках государственных контрактов неисключительные права на программу для ЭВМ «МФЦ Регион» без разрешения Истца, как правообладателя товарного знака «РЕГИОН», тем самым нарушив исключительное право последнего.

В отзыве на исковое заявление автор статьи, выступая в качестве представителя Ответчика, обратил внимание суда на следующие обстоятельства:

Во-первых, в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента оспариваемый товарных знак отображен заглавными буквами и в голубом цвете. Следовательно, использование товарного знака «РЕГИОН» только в таком буквенном и цветовом контексте подлежит правовой охране.

В то же время Ответчик использовал в наименовании своей программы ЭВМ слово «Регион» только с одной заглавной буквой, исключительно в черном цвете и в сочетании с главным словом – «МФЦ», индивидуализирующим объект интеллектуальной собственности.

Таким образом, по мнению представителя Ответчика, визуальное восприятие товарного знака «РЕГИОН», отображенного в определенном цветом и буквенном регистре, позволяет увидеть существенное отличие его элементов от элементов наименования программы для ЭВМ «МФЦ Регион», выполненного в ином, нежели товарный знак, цветовом и буквенном регистре, тем самым не нарушая права владельцев.

В обоснование своей правовой позиции представитель Ответчика сослался на норму абз. 1 п. 41 Правил регистрации товарных знаков, утв. приказом Минэкономразвития РФ, в соответствии с которой «обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах».

Во-вторых, представитель Ответчика указал на то, что словесное обозначение «Регион» не может служить средством индивидуализации истца, поскольку данное слово является общеупотребительным.

Суд, исследовав имеющиеся материалы дела, не установил признаков графического сходства, равно как и сходства изобразительного, между исследуемым обозначением, используемым ответчиком, и товарным знаком Истца.

Данное сходство, по мнению суда, не обнаруживается ни при первичной визуализации объекта, ни при установлении возможных отличий сравниваемых объектов. Далее суд соглашается с доводами Ответчика и указывает: «в представленных сторонами в материалы дела документах усматривается, что в наименовании программы ЭВМ ответчика содержится словесное обозначение «Регион» без каких-либо стилистических и графических решений».

В то же время Истец является правообладателем товарного знака, воспроизведенного заглавными буквами и в голубом цвете. Следовательно, использование товарного знака только в таком буквенном и цветовом контексте подлежит правовой охране. Кроме того, суд указывает, что каких-либо индивидуализирующих понятий и признаков графического, стилистического характера, позволяющих отождествить спорное словесное обозначение, используемое ответчиком, с товарным знаком истца, не выявлено.

Возможное сходство сравниваемых объектов по критериям фонетики, морфологии и семантики не может являться исключительным. Суд, сделав первый вывод, добавляет: «само по себе словесное обозначение «Регион» не может служить средством индивидуализации истца, поскольку слово Регион является общеупотребимым и используется в качестве термина для обозначения участка суши или воды, который можно отделить от другого участка (например, того, внутри которого он находится) по ряду критериев».

Истец, недовольный отказом в удовлетворении исковых требований, обратился с апелляционной жалобой в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Апелляционная инстанция, в свою очередь, указала, что для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений - постановление Президиума ВАС РФ от 28.07.2011 № 2133/11.

Но при этом суд апелляционной инстанции занял ту же позицию, что и суд первой инстанции, указав, что не находит никакого сходства между товарным знаком и наименованием программы для ЭВМ, а также считает что слово «Регион» является общеупотребимым и не может служить средством индивидуализации Истца.

В обоснование своего решения суд сослался на то, что вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (с материалами дела более подробно можно ознакомиться на сайте arbitr.ru дело № А53-30813/2016, 15АП-7882/2017).

Какие выводы можно сделать по результатам рассмотрения данного спора?

Во- первых, несмотря на положения судебных актов ВАС РФ, которые гласят, что для признания сходства товарных знаков достаточно самой опасности, а не реального смешения товарного знака в глазах потребителей, а также то, что вероятность смешения двух конкурирующих обозначений уже свидетельствует о нарушении, на практике, наличие сходства (смешения) не является безусловной гарантией признания исковых требований законными и обоснованными.

Тем более, что суды рассматривают подобные дела «с позиции рядового потребителя», т.е. категория сходства (смешения) носит весьма субъективный характер. Судьи при оценке опираются, прежде всего, на свое личное восприятие, внутренние ощущения.

По этой причине «победа» в судебном процессе по защите товарных знаков зачастую зависит от уровня юридической риторики представителей Истца и Ответчика.

Здесь стоит также упомянуть о так называемой концепции «размытия товарного знака», которая широко применяется в судебной практике иностранных государств. Согласно данной концепции, обладатель основного товарного знака, наделенного значительной различительной правоспособностью, вправе защищать его от использования третьими лицами в отношении товаров, которые совершенно неоднородны с товарами, производимыми обладателем основного товарного знака.

Например, производитель элитного шоколада вправе запретить использование обозначения, тождественного или сходного названию шоколада, оппоненту, производящему автомобильные масла либо средства бытовой химии с аналогичным наименованием.

Существование такой правовой концепции в рамках иностранных правопорядков обусловлено, не в последнюю очередь, особой ролью судебных органов, которые при разрешении споров допускают значительную степень усмотрения, порой достаточно далеко отходя от буквального смысла норм законодательства. Думается, что применение в российской юрисдикции подобной довольно жесткой концепции «размытия» позволило бы существенно снизить степень личного усмотрения судей при рассмотрении споров о защите в суде товарных знаков (обозначений) в отношении однородных товаров.

Во-вторых, арбитражные суды, рассматривающие дело, указали на то, что слово «Регион» является общеупотребимым, поэтому не может служить средством индивидуализации продукции Истца. Такая позиция судов вызывает удивление, поскольку в соответствии со ст. 1483 ГК РФ, одним из оснований отказа в государственной регистрации обозначений в качестве товарных знаков является, в частности, использование общепринятых терминов.

Получается Роспатент зарегистрировал общепринятый термин «Регион» в качестве товарного знака, выдал Истцу свидетельство на товарный знак, т.е. обеспечил его правовую охрану, а судебные органы в своих решениях сочли слово, составляющее товарный знак, общеупотребимым термином и фактически лишили данный товарный знак правовой охраны. Налицо правовая коллизия. От рассмотрения данного спора, перейдем к изучению не менее интересной правовой ситуации.

Ситуация 2

К автору статьи на сайте Правовед.ру за помощью обратился один из московских предпринимателей, который занимается продажей электронной техники под брендом Xiaomi.ru, посредством использования собственного веб-сайта. В адрес данного предпринимателя от имени организации, являющейся официальным представителем компании Xiaomi H.K. Limited в России, была направлена претензия, содержащая требование о прекращении незаконного использования товарного знака «mI» в доменном имени сайта предпринимателя. Действительно, предприниматель использовал в названии своего веб-ресурса сочетание букв mi.

Здесь стоит сразу оговориться. На сегодняшний день российский законодатель исходит из того, что доменное имя является одним из способов использования товарного знака и наименования места происхождения товара в сети Интернет.

Данный вывод подтверждается тем, что доменное имя упоминается в ст. 1484 «Исключительное право на товарный знак» и ст. 1519 ГК РФ «Исключительное право на наименование места происхождение товара». В свою очередь, и судебные инстанции пришли к выводу о том, что доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака - Постановление Президиума ВАС РФ № 1192/00.

Но вернемся к претензии. В ответ на требования представителя правообладателя о запрете использования товарного знака, был подготовлен мотивированный ответ на претензию, содержащий нижеследующее обоснование.

Во-первых, исходя из представленной представителем правообладателя выписки, относящейся к реестру прав на объекты интеллектуальной собственности, следует, что компания Xiaomi H.K. Limited зарегистрировала в графическом виде некое изображение, которое условно похоже на увеличенное изображение буквы «m» (фонетическое тэ) в русской транскрипции и буквы «m» (фонетическое эм) в латинской транскрипции.

При этом идентифицировать представленный в выписке из реестра знак как букву «m» мешает неслитное изображение всех частей такого знака. Изображение «I» в товарном знаке также можно воспринимать как римскую цифру «1», а слитное изображение mI как римскую цифру 1001.

Таким образом, товарный знак, принадлежащий Xiaomi H.K. Limited, даже отдаленно не напоминает написание строчных букв «mi» в доменном имени сайта. В данном случае отсутствует графическое, стилистическое сходство товарного знака и наименования сайта, а, следовательно, отсутствует опасность смешения рассматриваемого знака и доменного имени веб-ресурса в глазах потребителей.

Во-вторых, сочетание букв «m» и «i» можно рассматривать как общеупотребимый термин, например: название одной из музыкальный нот - мнемоническое обозначение третьей ступени диатонического звукоряда. Приведенный пример означает, что признание и последующая правовая охрана товарного знака «mI» в любом виде привело бы, в частности, к необходимости получения разрешения от Xiaomi H.K. Limited на использование соответствующей музыкальной ноты в общепризнанной мировой нотной грамоте, что является абсолютно недопустимым.

Анализируя вторую спорную ситуацию, мы видим, что доводы защиты от претензионных требований опираются на те же критерии, которые положены в основу разрешения первой спорной ситуации:

  • правовая охрана товарного знака распространяется только на изображение в определенном цветовом и буквенном регистре, зарегистрированное в реестре товарных знаков;
  • буквенное сочетание или словосочетание, составляющее спорное по отношению к товарному знаку обозначение, является общеупотребимым термином.

Заключение

В заключении стоит сказать, что компания – представитель Xiaomi H.K. Limited в России, получив ответ на претензию, содержащую вышеуказанные доводы, приняла решение отказаться от дальнейших притязаний в отношении данного предпринимателя, несмотря на цели использования данного знака. И это несмотря на то, что ранее данная компания блокировала все сайты, содержащие в своих названиях ссылки на бренд Xiaomi.


Эта статья участвует в Конкурсе на лучшую бизнес-статью.

Редактор: Людмила Разумова Людмила Разумова
Редактор
Практикующий юрист с 2006 года

Содержание

Ситуация 1
Какие выводы можно сделать по результатам рассмотрения данного спора?
Ситуация 2
Заключение

Вам может быть интересно

«Молодая семья 2020-2021»: жилищная субсидия для семей с детьми и бездетных
«Молодая семья 2020-2021»: жилищная субсидия для семей с детьми и бездетных
«Молодая семья 2020-2021»: жилищная субсидия для семей с детьми и бездетных
Как получить деньги на жилье от государства?
Наказание за страдания. Моральный вред и практика его возмещения
Наказание за страдания. Моральный вред и практика его возмещения
Наказание за страдания. Моральный вред и практика его возмещения
Что это такое и за что можно получить денежную компенсацию в 2019 году?
Налог для самозанятых: ставки, правила, изменения 2020-2021
Налог для самозанятых: ставки, правила, изменения 2020-2021
Налог для самозанятых: ставки, правила, изменения 2020-2021
Где, кто и сколько платит
«В очереди за жильем»: как многодетные могут улучшить жилищные условия?
«В очереди за жильем»: как многодетные могут улучшить жилищные условия?
«В очереди за жильем»: как многодетные могут улучшить жилищные условия?
Как встать в очередь на квартиру?
Пособие и другие льготы по уходу за инвалидом II группы
Пособие и другие льготы по уходу за инвалидом II группы
Пособие и другие льготы по уходу за инвалидом II группы
Как государство поощряет помощников?
Как продлить декрет после 3-х лет?
Как продлить декрет после 3-х лет?
Как продлить декрет после 3-х лет?
Можно ли продлить декретный отпуск, и какие основания для этого нужны?