Какие ещё есть способы защитить свои ноу-хау и не потерять потенциальных клиентов и доход?

что франчайзи начнёт работать сам, без нашего бренда. Вопрос: законно ли обязать лицензиата заключить ДКК после регистрации товарного знака?

Добрый день! В принципе да, тут действует принцип свободы договора ( ст. 421 ГК РФ) + возможно заключить смешанный договор т.е. лицензионный + предварительный договор по КК с условием заключения после регистрации ТЗ

Здравствуйте 

законно ли обязать лицензиата заключить ДКК после регистрации товарного знака? Какие ещё есть способы защитить свои ноу-хау и не потерять потенциальных клиентов и доход?

Вы можете заключить с потенциальным франчайзи предварительный ДКК. В нем прописываете обязательство заключить основной ДКК после регистрации товарного знака. Это законно и предусмотрено статьей 429 ГК РФ. В предварительном договоре четко укажите срок, в течение которого основной договор должен быть заключен.

Здравствуйте! Да, можно включить в лицензионный договор условие, обязывающее лицензиата заключить договор коммерческой концессии после регистрации товарного знака, но это должно быть четко прописано в договоре и согласовано сторонами. Согласно ст. 421 ГК РФ, стороны свободны в определении условий договора, если они не противоречат закону. Однако такое обязательство может быть оспорено, если оно создает неопределенность или нарушает баланс интересов сторон если лицензиат откажется подписывать ДКК, а вы захотите принудить его через суд. Чтобы минимизировать риски, условие должно быть конкретным сроки, порядок перехода на ДКК, санкции за неисполнение и подкреплено обеспечительными мерами штрафами или залогом.

Здравствуйте

Заявку на товарный знак подали 2 декабря, решение пока не получили.

 Так как заявка подана — в принципе можно попробовать сразу заключить коммерческую концессию, и указать реквизиты товарного знака на регистрации. Приоритет охраны то идет по заявке у вас.

ГК

Статья 1027. Договор коммерческой концессии
1. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
2. Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

И в рамках договора прямо указать- идет регистрация тз по заявке такой то. Пока она идет- это будет по смыслу!!! лицензионный договор на ноу хау во многом, но не во всем. Это будет изначально концессия, просто с отложенной передачей товарного знака именно.

Потом- после окончания регистрации- подписываете дополнительное соглашение, где меняются условия- что тов знак уже зарегистрирован и передается в пользование и регистрируете договор в роспатенте.

Это надежнее, чем сейчас делать лицензию на ноу хау, а потом переходить на концессию. В конце концов концессия- это КОМПЛЕКС прав и нет нигде в законе слов, что все надо передавать сразу или одновременно. Можно и частями, тем более, товарный знак реален и имеет охрану по заявке.

Кирилл Евгеньевич, здравствуйте!

*

Спасибо, что обратились на сайт правовед.  Поучаствую в обсуждении вопросов, поскольку  специализируюсь на составлении договоров, а также в том числе на защите лиц по спорам, возникающим из договоров. Тем более только недавно разбирал именно этот вопрос. 

*

1.  В данном случае нужно начать с теории. 

 В пункте 1 статьи 1027 ГК РФ  по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

 В соответствии с пунктом 4 статьи 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила о возмездном лицензионном договоре. 

Согласно пункту 1 статьи 1028 ГК РФ  договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным. 

Пунктом 2 статьи 1028 ГК РФ  предусмотрено, что предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся. 

В силу абзаца 2 части 2 статьи 1031 ГК РФ государственную регистрацию предоставления права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии обеспечивает правообладатель, если иное не предусмотрено договором. 

т.е. как можно заметить и, как отмечал юрист Балашов Владимир, что передается комплекс прав. При этом, должна соблюдаться письменная форма, должен быть товарный знак, а также регистрация договора. 

** 

*

2. Однако, важно отметь, как все  трактуется по закону и как это применяют суды: 

Между тем, в силу части 2 статьи 1028 ГК РФ отсутствие регистрации предоставления права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии само по себе основанием для признания соответствующего договора незаключенным не является и о его недействительности не свидетельствует, а влечет иное предусмотренное законом правовое последствие — признание предоставления права использования несостоявшимся.

При этом конкретный срок обращения за государственной регистрацией использования исключительных прав законом не определен.

К договору коммерческой концессии применяются правила раздела VII этого Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям главы 54 ГК РФ и существу договора коммерческой концессии (пункт 4 статьи 1027 ГК РФ).

 В силу пункта 1 статьи 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

В силу статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

Согласно статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Указанная позиция изложена в Постановлении  Поволжского округа №ф06-5283/2024 от 05.08.2024 по делу № а57-7217/2023 .   Важно отметить, что  ценность данной судебной практики такова, что там налогоплательщик защитился от налоговой от вменяемого ему дробления налоговым органом.  Налогоплательщик использовал как раз схему коммерческой концессии и передавал права до регистрации Товарного знака без ТЗ, а после  зарегистрировал ТЗ и договор.  

Кстати, позиция суда в части коммерческой концессии не новая. Так считают и другие суды. 

 Т.е. из этого следует, что может быть заключен Договор коммерческой концессии с отложенным сроком регистрации такого договора, в том числе после регистрации Товарного знака, при этом Пользователю Правообладателем могут быть предоставлены все права, в том числе на Коммерческое обозначение ( которое может совпадать с Товарным знаком), на Логотип, Ноу-Хау и  т.д.

Вместе с тем, до регистрации к такому договору будут применяться положения ГК РФ о лицензионном договоре. При этом,    права на  объекты исключительных прав будут переданы, кроме Товарного знака, поскольку он еще не зарегистрирован. 

*

Кстати, именно эту схему рекомендовал Клиенту, и по согласованию я ему составил все необходимые документы.

***

3.Вопрос: законно ли обязать лицензиата заключить ДКК после регистрации товарного знака? 

3. Важно отметить, что в договоре были отмечены обязательства по заключению Дополнительного соглашения после регистрации ТЗ для передачи прав на него, а также на подачу Договора на регистрацию. 

Соответственно,  с учетом требований ст. 307 ГК РФ, что обязательства возникают из договора, то возложение обязательств по Договор не противоречит требованиям ГК РФ. 

Относительно же вашего вопроса, то  можно ответить да, если все эти условия прописаны в Договоре. 

*

Какие ещё есть способы защитить свои ноу-хау и не потерять потенциальных клиентов и доход?

4. Относительно защиты интеллектуальной собственности, то  все эти нюансы надлежащим образом прописываются  в Договоре. Это вопрос именно обязательств и ответственности за нарушение таких обязательств, а не вопрос какой-то схемы. Естественно, если правильно все прописать, то  объекты исключительных прав будут защещены.

Относительно же потенциальных клиентов это вопрос всего лишь договоренностей с ними и восприятия. 

Важно понимать, что если вы отдельно будете по отдельному договору передавать права и указывать ответственность, то это также  юридически возможно.  Но как и отметил, что для клиентов это только лишь вопрос договоренностей и восприятия предложенных схем. 

Если нет никаких проблем, то можно использовать все по п.2, где все описано.

----

5.  Если вам потребуется дополнительная консультация, либо составление документов, обращайтесь в чат. 

----

*

*

С уважением,

юрист Квон Дмитрий Викторович.